复审期间申请放弃在部分指定商品上使用商标的注册申请，应当是对申请商标所指定使用商品中的部分商品的放弃，不是改变原来指定使用的商品

作者：中国裁判文书网     来源：中国裁判文书网     发布时间：2017-08-16 23:01:20

案件要旨

在商标评审阶段，申请人可以放弃在部分指定商品上使用注册商标的权利，这种放弃应当理解为明确放弃申请注册时的指定商品，而不是通过对指定商品的限制使得指定商品从分类上发生变化。路德马特公司在复审期间将申请商标指定使用的商品从原来指定的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制成“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，该限制使得指定的部分商品从第11类1101组的第一自然段变更为第三自然段，而第三自然段与第一自然段的商品是不相类似的商品。同时该限制从本质上改变了原指定使用商品的功能、用途等特点，也改变了指定使用商品的类似关系。路德马特公司这种在商品复审阶段对指定使用商品的限制并不是对指定使用商品的放弃，而是已经成为一件新的商标申请。

法律依据

《商标法实施条例》第二十一条第二款规定，商标局对在部分指定商品上使用的商标的注册申请予以初步审定的，申请人可以在异议期满之日前，申请放弃在部分指定商品上使用商标的注册申请;申请人放弃在部分指定商品上使用商标的注册申请的，商标局应当撤回原初步审定，终止审查程序，并重新公告。

《商标评审规则》第十条规定，在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。

相关案例

原告：路德马特(美国)股份有限公司(以下简称路德马特公司)

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会。

2001年12月10日，原告向商标局申请注册“ROADMASTER”商标，指定使用的商品在国际分类第11类11101组，申请号为3035284。2002年11月28日，商标局依据《商标法》第二十八条的规定，驳回其申请，理由如下：申请商标与引证商标近似，引证商标是阿尔一阿莫迪贸易有限公司在类似商品上已经注册的第1598110号“Roadmaster”商标。原告不服，于同年12月19日向被告提交“驳回商标注册申请复审申请书”，将申请商标指定使用的商品从原来的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制为“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，请求被告对其限定后的商品进行评审。

被告根据原告的复审请求，对商标局作出的商标驳回通知进行审查，依据《商标法》第二十八条、第三十二条的规定，于2004年9月1日作出商评字[2004]第4598号关于第3035284号“ROADMASTER”商标驳回复审决定(以下简称第4598号决定)，结论是：对原告在第11类便携式灯等商品上申请注册的第3035284号“ROADMASTER”商标(以下简称申请商标)予以驳回，不予初步审定并公告。理由如下：申请商标由英文“ROADMASTER”组成，该文字与阿尔一阿莫迪贸易有限公司在类似商品上已经注册的第1598110号“Roadmaster”商标(以下简称引证商标)字母构成完全相同。申请商标指定使用的“便携式灯”、“安全灯”“闪光灯(手电筒)”、“照明器械及装置”商品与引证商标注册使用的“照明器械及装置”等在用途上及销售渠道、销售对象等方面相同或近似，同属于《商标注册用商品和服务国际分类》第1101组类似商品。申请商标与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，易引起消费者对商品来源的混淆误认。申请商标依法应不予初步审定。

原告不服，诉至北京一中院，其理由如下：

第一，原告在向被告申请复审时，已经将原注册申请所指定的商品范围从原申请的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制成“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，该限制后的商品在原申请指定的商品范围之内。

第二，原告限制后的商品不但未超出原申请指定的商品范围，而且由于该种限定，使得限制后的“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”更在重点用途特点上与引证商标指定商品“照明器械及装置”产生了较大的区别，因此在销售渠道和销售对象上也都与引证商标指定的“照明器械及装置”产生了较大的区别，不构成类似商品，从而不违反《商标法》第二十八条的规定，与引证商标不构成类似商品上的近似商标。

被告辩称：(1)根据《商标评审规则》第三十五条的规定，我委受理原告的复审请求，是针对商标局驳回决定和申请人复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。原告对商标局的驳回决定不服申请复审时，只能对申请商标指定使用商品进行部分删减，而不能自行更换申请商标指定商品。原告在复审程序中，自行将申请商标指定使用的商品从原来的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制为“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，请求对限制后的商品进行复审没有法律依据。所以，我委对原告自行更换指定使用商品的行为不予认可。(2)申请商标与引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，易引起消费者对商品来源的混淆和误认。综上，请求法院依法维持第4598号决定。

一审法院认为：根据《商标评审规则》第三十五条的规定，被告在评审时应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。虽然在被告的评审工作中，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第二十一条的规定，允许申请人复审期间可以“申请放弃在部分指定商品上使用商标的注册申请”。但是，这种放弃应当是对申请商标所指定使用商品中的部分商品的放弃。原告在复审程序中，将申请商标指定使用商品从原来的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制为“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，不是对原指定商品中部分商品的放弃。所以，原告以其在复审期间限制的商品名称请求被告进行评审没有法律依据，本院不予支持。因此，一审法院维持中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于二○○四年九月一日作出的商评字[2004]第4598号“关于第3035284号’ROADMASTER’商标驳回复审决定”。知识产权律师

原告不服上诉至北京高院。二审法院认为：《商标评审规则》(2002年)第十条规定，在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。上诉人在复审期间将申请商标指定使用的商品从原来申请注册时指定的“便携式灯;安全灯;闪光灯(手电筒);照明器械及装置”限制成“便携式装饰灯;安全灯;闪光灯(手电筒);汽车用装饰照明装置”，上诉人虽有权依法处分与其商标评审有关的权利，但该限制从本质上改变了原指定使用的商品的功能、用途等特点，已经成为一个新的注册商标申请。对于这种新的申请按照《商标法》、《商标法实施条例》的有关规定，当事人应当另行提出注册申请。因此，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

案件来源

北京市高级人民法院(2006)行提字第102号

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明