论权利用尽的纯粹性：美国最高法院公布Lexmark案最终判决

昨日，美国最高法院做出关于Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc案的最终判决，又一次给了美国联邦巡回上诉法院（CAFC）两记大耳光，同时反转了CAFC在Lexmark中关于“合同限制条款对专利权用尽的限制”以及“专利权国际用尽”这两个问题上的见解。

▎案件背景

Lexmark是美国生产打印机和打印机墨盒的知名厂商，其出售的墨盒分成两种，一种是正常使用型墨盒，另一种是更加便宜的回收型墨盒，Lexmark明确告知消费者这种回收型墨盒只能一次使用(single use)而且不得转售(no resale)，而为了保证一次使用的效果，Lexmark还在墨盒中安装了一个控制芯片。

本案的被告Impression Products公司却直接向消费者回收使用过的墨盒并在美国境内转售，并利用第三方公司更换Lexmark安装在墨盒中的芯片。其中，Impression收购的墨盒有两种，一种是Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，而另一种是Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，Impression将它们进口到美国重新销售。

于是，Lexmark在美国联邦地院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。Lexmark认为，(1)针对第一种Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，由于销售时已经明确禁止转售，根据CAFC在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案中的意见，这种情况下将不受到专利权用尽的限制，侵权行为成立；(2)针对第二种Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，由于CAFC在Jazz Photo案中的判例已经明确了“专利权用尽属于国内用尽，而非国际用尽international exhaustion”的规则，因此侵权行为也是成立的。

针对Lexmark的起诉，Impression也提出了两点抗辩：(1)美国最高法院在Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc中已经推翻了Mallinckrodt案中的意见，认为专利权人的售后限制条件并不影响专利权用尽的适用；(2)美国最高法院在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc案(著作权案件)中也已经认为著作权应该使用国际用尽原则，这种原则理应也适用于专利权。

 联邦地院的判决最终是各打一板。针对第一个问题，地院支持了被告Impression，认为售后限制条件确实不应该影响专利权用尽的适用，在第二个问题上，地院则站在了原告Lexmark这一边，认为Kirtsaeng案的见解仅仅适用于著作权案件而不应该延及专利案件。

▎CAFC判决

Lexmark不服上诉到CAFC，由于本案涉及多个最高法院判例，CAFC二话不说就直接送到全席审理(enbanc)，2016年2月，CAFC给出最终判决意见，支持了原告的诉求。

 CAFC首先指出，在本案中Lexmark并没有授权第三方，而是自己在美国境内和境外销售墨盒产品，并在销售时清楚的表达了禁止购买者再次使用和转售行为的意思。因此，本案适用CAFC在Mallinckrodt案中树立的规则，即销售者制定的合法的(lawful)的授权条款来限制被授权人，以保留其后续追究侵权责任的权利，这是被允许的，换句话说，此时不受到专利权用尽的限制。对于被告给出的关于Quanta案的抗辩，CAFC指出在Quanta案中，专利权人(LG)并不是直接生产和销售侵权产品，而是将专利权授权给其他公司(Intel)，再由该公司生产和销售，两案情况不同，因此Quanta案和Mallinckrodt案的见解并不矛盾。

其次，对于专利权用尽属于国内用尽还是国际用尽的问题，CAFC认为Jazz Photo案仍然是有效的判例。换句话说，如果专利权人在美国境外销售产品，并没有授权购买者可以进口该产品到美国销售的权利，那么这些进口销售行为仍然构成侵权。对于Kirtsaeng案，CAFC同意地院的观点，认为该判例仅适用于著作权案件。美国著作权法第109条(a)明确规定了著作权用尽原则，但是专利法并没有。

▎最高法院判决

继上周的TC Heartland案之后（参见「30年的游戏规则被改变：美国最高法院公布TC Heartland案最终判决」），美国最高法院对打CAFC耳光这件事情仍然是毫不客气，这次的判决更是一开头就奠定了中心思想：无论专利权人意图附加的任何限制条件或者出售的地理位置，专利权人出售某个产品的决定也即用尽了其在该物品上的专利权利「We conclude that a patentee’s decision to sell a productexhausts all of its patent rights in that item, regardless of any restrictionsthe patentee purports to imposeor the location of the sale」。

简单的说，(1). 针对第一种Lexmark在美国境内出售的回收型墨盒，尽管销售时已经明确禁止转售，该限制条款并不影响专利权的用尽（这个观点与CAFC在Mallinckrodt案中的观点截然相反）。最高法院认为该限制条款可以用合同法来约束而非专利法，专利权利已然用尽「it may be able to enforce that restrictionas a matter of contract law, but may not do so through a patent infringement lawsuit」。

(2). 针对第二种Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，专利权仍然是用尽的（国际用尽international exhaustion，这个观点依然和CAFC在Jazz Photo案中观点截然相反）。最高法院认为权利用尽是纯粹的、具有无瑕疵的历史血统的（an impeccable historic pedigree）。具体的，最高法院已经在Kirtsaeng案（著作权案）中提到过这种血统，即“习惯法中并不承认在有形资产转移时对（权利用尽）的限制（common law’s refusal to permit restraints on the alienation of chattels）”。尽管CAFC认为Kirtsaeng案的判决仅适用于著作权案件，但是最高法院此次强调，著作权的权利用尽和专利权的权利用尽具有很强的相似性和相同的目的（The two share a “strong similarity . . . and identity of purpose” ）。

在专利权用尽不应受到合同限制条款约束的问题上，最高法院最终投票结果是8-0一致通过，在专利权的国际用尽问题上，也是7-1高票通过（有dissent自然还是可爱的Ginsburg老太太）。

▎本案影响

最高法院这次明确了专利权的国际用尽问题，也使得美国在这一问题上与其他国家趋于一致知识产权律师。

原本像LexMark这样喜欢设定售后限制条件（post-sale restraints ）的公司会比较郁闷了，毕竟通过合同法来enfoce（需综合考虑各方利益）肯定不如专利侵权诉讼来的简单明了且易于操作。