商业秘密与不正当竞争 - 知识产权律师_专利侵权律师_商标诉讼律师_北京黄继保知识产权律师
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律师办理商业秘密法律业务操作指引(全国律师协会2010)

作者:全国律协     来源:     发布时间:2017-05-18 11:48:57

目录

第一章 总 则- 1 –

第二章 商业秘密管理- 8 –

第一节 目标、模式和评价- 8 –

第二节 采取保密措施- 9 –

第三节 建立规章制度- 10 –

第四节 人员管理- 11 –

第五节 合同管理- 13 –

第六节 公关管理- 13 –

第三章 商业秘密的权利归属- 15 –

第一节 商业秘密的属性- 15 –

第二节 技术信息的归属- 16 –

第三节 经营信息的归属- 17 –

第四节 商业秘密权属争议- 18 –

第四章 与商业秘密有关的各类合同- 19 –

第一节 合同的起草与修改- 19 –

第二节 企事业单位与员工之间的保密合同- 20 –

第三节 竞业限制协议- 21 –

第四节 技术秘密合同- 23 –

第五节 其他需要注意保护商业秘密的合同- 24 –

第五章 纠纷的前期处理- 26 –

第一节 事实调查与分析- 26 –

第二节 律师声明与律师函- 28 –

第三节 谈判- 30 –

第六章 民事救济的共同问题- 32 –

第一节 基本要求- 32 –

第二节 管辖确定- 33 –

第三节 证据保全和财产保全- 34 –

第四节 商业秘密的鉴定与评估- 35 –

第五节 开庭准备- 36 –

第六节 庭审- 37 –

第七章 商业秘密侵权诉讼- 39 –

第一节 侵权诉讼要点- 39 –

第二节 代理原告- 42 –

第三节 代理被告- 45 –

第四节 商业秘密不侵权诉讼- 46 –

第八章 商业秘密行政法律业务- 48 –

第一节 行政救济要点- 48 –

第二节 作为权利人代理人- 49 –

第三节 作为被申请人的代理人- 52 –

第九章 商业秘密刑事法律业务- 53 –

第一节 刑事救济的要点- 53 –

第二节 作为被害人的代理人- 54 –

第三节 作为刑事自诉人的代理人- 58 –

第四节 作为犯罪嫌疑人的辩护人、被告人的代理人- 58 –

第十章 附 则- 61 –

第一章总 则

第1条【制定目的】

为保护商业秘密,提高律师从事商业秘密法律服务的业务质量和业务水平,明确具体操作规范,中华全国律师协会知识产权专业委员会与北京市律师协会竞争与反垄断法律事务专业委员会在遵循法律理论和总结实务经验的基础上,制定本操作指引。

第2条【适用范围】

本操作指引旨在指导执业律师、实习律师为企事业单位、个人提供商业秘密管理、商业秘密合同起草、商业秘密诉讼等法律事务时的操作参考。

第3条【业务特点】

3.1 专业性强

商业秘密是知识产权保护中的重要内容之一。鉴于知识产权的特征,其法律业务具有很强的专业性。尤其是商业秘密与其他知识产权相比,不具有绝对排他性,不具有公开性。在认定和判断商业秘密时具有与其他知识产权相比更为复杂的特性:

(1)律师要注意防范商业秘密信息在诉讼中的二次披露问题,在诉讼程序中既要能够证明主张或抗辩充分,又要主动采取措施防止商业秘密被披露和保护范围的扩大化;

(2)律师要掌握对商业秘密的保护从开始研发或者受让即已经开始实施,而仅非一般知识产权保护意识中的遭受侵权时的维权;

(3)律师要掌握商业秘密权利与国家法律规定的公民权利、人身权利的有效结合点和分界点;

(4)律师要准确把握国家设立商业秘密法律保护的意图,在平衡公众利益与私权关系的框架下,寻找商业秘密保护的支点。

3.2 知识面广

目前我国在商业秘密的研究和法律保护方面并不十分完善,各地方的经济发展和保护能力也不均衡,律师需要掌握:

(1)知识产权保护制度、知识产权司法体系以及知识产权权利的法律性质和特征;

(2)研究和实践企事业单位管理、市场运营模式、人力资源管理等与商业秘密保护密切相关的知识;

(3)灵活运用侵权法、合同法、劳动法、保密法等相关法律及其具体条文;

(4)在专业人员的帮助下,圈定商业秘密“秘密点”,需要了解基本技术知识和企业管理常识,争取对涉案商业秘密信息的市场状况和竞争优势有基本的熟悉和了解。

3.3 规范复杂

涉及商业秘密的法律、司法解释、地方法规和部门规章、行业管理层面繁多、交叉规范复杂,律师应当通晓和理解各类规定的立法意图和实际操作中应当参照适用的各类情况,办理商业秘密法律业务。

3.4 部门众多

国家知识产权局、国家工商局、国家科学技术部、人力资源和社会保障部、国家保密局、国家经贸委以及各行业部门、行业协会都对商业秘密进行了规范,律师要对国家商业秘密保护体系、救济途径统筹掌控,并培养交叉管理和保护的能力。

第4条【商业秘密定义和构成要件】

4.1 商业秘密是不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

4.2 构成要件:非公知性、价值性、实用性和保密性。

第5条【非公知性-不为公众所知悉】

5.1 作为商业秘密的技术信息和经营信息是不能从公开渠道直接获取的,需要依靠商业秘密的“创造者”利用公知的知识、经验或技巧经过创造或探索,和/或人力、财力、物力的投入方能获得。

5.2 作为商业秘密的技术信息和经营信息是在某地区、某阶段不可直接知悉的。因此,商业秘密的“新颖性”是“相对的”而不是“绝对的”:

(1)商业秘密的“新颖性”低于专利技术对“新颖性”的绝对要求,对专利技术的要求是对比“现有技术”,而对商业秘密的要求是对比“暂未为他人知悉”;

(2)商业秘密又高于著作权对独创性的要求,著作权保护的是构思的表达形式,对构思本身不加以保护,而对商业秘密的要求是因一种构思并使其依附于某种有形的载体,形成一种技术方案、程序、工艺、产品、客户名单等,并可能使这一载体具有价值。

5.3 商业秘密的技术信息和经营信息并非是通常从事有关该信息工作领域的人们所普遍了解或者容易获得的。

第6条【价值性-能为权利人带来经济利益】

6.1 商业秘密必须具有商业价值或者经济价值,能给商业秘密权利人带来经济利益或者竞争优势,是商业秘密权利人追求商业秘密保护的目的和需求法律保护的目的。

6.2 价值性的体现:

(1)商业秘密的价值性可能是现实的,也可能是潜在的。

(2)商业秘密的价值性可能是正价值,也可能是负价值,比如失败实验的记录。

6.3 对于价值性而言,应从客观上加以认定,而不能以商业秘密权利人主观上的“认为”来确定。

第7条【具有实用性】

商业秘密信息应当具有确定的可应用性:

(1)具有相对的识别性,是区别于一般知识、经验、技巧的重要特征,并可用于实践中,具有实用性。

(2)具有相对的完整性,可以通过自行利用或者许可/转让的方式允许他人使用、实施,通过实用性的运用和经营产生和实现价值。

第8条【保密性-权利人采取保密措施】

8.1 保密性是指商业秘密权利人或合法持有人采取的对内与对外,并与商业秘密信息相适合的合理的保密措施。

8.1.1 商业秘密主要依赖于权利人采取保密措施,以弥补法律强制性保护的不足。律师应当帮助权利人建立完备的管理制度、完备的合同制度、完备的人事制度、完备的预警和防范机制。

参见第二章。

8.1.2 应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素,确定保密措施的方式、方法。

参见第25条。

8.2 采取保密措施不要求是绝对的、无缺陷的措施,只要是合理的、适当的即可。

参见第24条。

第9条【技术信息和经营信息】

9.1 凡是符合法律定义和法定构成要件的信息,均可能成为商业秘密。这些信息一般可以分为两大类:技术信息和经营信息。

9.2 技术信息

主要包括:技术设计、程序、质量控制、应用试验、工艺流程、设计图纸(含草图)、工业配方、制作工艺、制作方法、试验方式和试验记录等。

9.2.1 作为技术信息的商业秘密,也被称作技术秘密。专有技术、非专利技术等名词概念与技术秘密略有不同,律师要在个案中加以区别和注意。

9.2.2 技术信息可以是一项完整的技术方案,也可以是一项完整技术方案中的一个或若干个相对独立的技术要点。

9.3 经营信息

9.3.1 主要包括:管理方案、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、投融资计划、标书、标底等方面的信息。

9.3.2 经营信息在表现特征上同技术信息一样,可以是一个完整的经营方案,也可以是经营方案中若干相对独立的经营要素和/或其合成要素。

9.3.3 所有可能给权利人带来经济利益或竞争优势的非技术类信息,都可以成为经营信息。

第10条【商业秘密权利人】

商业秘密权利人是指依据法律的规定或者合同的约定,商业秘密的合法持有人或者被许可使用的公民、法人或者其它组织。

第11条【商业秘密的取得】

商业秘密的取得方式:

(1)企事业单位或个人自主研制、开发取得;

(2)经过商业秘密权利人许可、转让而合法取得;

(3)通过“反向工程”取得:“反向工程”是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等手段而获得该产品的有关技术信息。

(4)通过分析、研究公开资料、信息、技术取得;

(5)因商业秘密权利人自己的疏忽,造成商业秘密泄露使他人获得;

(6)其他合法渠道取得。

第12条【商业秘密特征】

12.1 非公知性

参见第5条。

12.2 无限期保护:商业秘密只要不被公开即可以享有无限期的法律保护。

12.3 不需要特别授权或者注册:商业秘密自合法取得之日起享有权利,并不需要国家授权或者注册产生。

12.4 无需向有关部门支付费用:商业秘密依赖权利人的自身保护,无需向有关部门支付任何费用。

12.5 独占性弱:

(1)商业秘密不具有绝对的排他性,不能对抗第三人自主研发与商业秘密相同或者类似的技术信息和经营信息,也不能对抗第三人从合法渠道知悉或者对合法知悉的商业秘密加以实施的行为。

(2)商业秘密一旦被公开,就进入公知领域,任何人均可以使用、利用。

第13条【不属于商业秘密的技术信息与经营信息】

不属于商业秘密的信息,通常被分为以下几类:

(1)该信息是个人独有的、不可复制的个体经验、个体技能等;

(2)该信息为行业内普遍知悉的知识、常识或者行业惯例和通行方式、方法;

(3)该信息从公开渠道(如:公共场所、报刊、书籍、媒体、展示会等)可以获得的;

(4)该信息无需付出一定的代价而容易获得的;

(5)该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得。

第14条【不受法律保护的“商业秘密”】

不受法律保护的“商业秘密”,通常被分为以下几类:

(1)损害国家利益或者危及国家安全的信息。

(2)损害社会公共利益、公众健康的信息。

(3)违背公序良俗、伦理道德的信息。

(4)涉赌、毒、黄或者国家禁止流通的器具、配方、销售渠道等信息。

第15条【商业秘密与国家秘密】

15.1 商业秘密中的技术信息与经营信息均可以成为国家秘密,不同点在于:

(1)两者的法律性质不同;

(2)两者的保护客体不同;

(3)两者的保护范围不同;

(4)两者的产生方式不同;

(5)两者的保护力度不同。

15.2 企事业单位可以利用国家强制力对国家科学技术秘密的保护而得到对技术秘密更为有力的保护。律师要关注国家及各省市对国家科学技术秘密中的技术秘密的评价标准和密级分类标准。

15.3 企事业单位承担国家重大科技计划项目或者本单位重要科研任务,按照有关规定可以直接确定为国家科学技术秘密。

第16条【商业秘密与工作秘密】

16.1 必须区分商业秘密与企事业单位管理中的工作秘密,如:经理会议上的工作计划、某些管理决定、研究事项、员工薪酬等并不一定构成商业秘密,但可以作为工作秘密,要求接触者保密。

16.2 工作秘密符合商业秘密构成要件的,可以作为商业秘密或者转化为商业秘密加以保护。

16.3 企事业单位对仅接触工作秘密,不负有保守商业秘密义务的员工,不能进行竞业限制。

“竞业限制”参见第四章第三节。

第17条【商业秘密公开】

商业秘密信息因权利人疏忽泄露或者主动披露或者被他人公开:

(1)该信息因为申请专利而公开;

(2)出版物或者其他媒体上公开披露;

(3)已通过公开的报告会、展览,以及论文发表等方式公开;

(4)被他人违反保密约定公开。

第18条【商业秘密与其他知识产权】

18.1 商业秘密与专利技术

18.1.1 商业秘密与专利技术的不同

(1)保护客体不同:可以申请专利的技术范围是法定的,是以法律能够保护的对象为准;商业秘密既包括技术信息也包括经营信息。

(2)完整性要求不同:专利技术的法定要求是完整的技术方案;商业秘密的完整性只限于可以使用或者利用,并不要求是一项绝对完整的技术方案。

(3)新颖性要求不同:专利技术法定要求是绝对未被公众所知悉;商业秘密只要求不容易为相关人知悉。

(4)独占程度不同:专利权具有对世权,义务人是不特定的,具有绝对的独占性;商业秘密具有相对的独占性,不能排斥他人合法取得,并加以实施或利用。

(5)产生和取得权利的方式不同:专利权是以技术公开为代价,并要经过法定的程序进行审查批准获得;商业秘密是自主产生或者合法受让获得。

(6)保护期限不同:专利技术具有法定的保护期限,一旦该专利权丧失(如未交专利年费)或超过保护期限就进入公知领域,任何人均可以使用该项技术;商业秘密只要不被公开,即可享有无限期保护。

(7)权利稳定性不同:专利权不因非法定因素而丧失,而商业秘密则无论因何种因素公开即丧失权利。

(8)保护地域不同:专利技术具有很强的地域性,在没有被授予专利权的国家或地区的单位和个人,都可以任意使用该项技术;商业秘密则可以依据多边或者双边条约得到域外保护。

18.1.2 商业秘密与专利技术的并存

一项技术在申请专利前或申请专利未公开之前应当作为商业秘密加以保护。一项技术或者若干项相关联的技术可以将部分内容申请专利,部分内容作为商业秘密加以保护。实践中对技术信息同时采用商业秘密和专利两种方式保护是最有效的。

18.1.3 商业秘密保护与专利保护的选择

(1)对简单的、易被他人自行研究成功或者较容易被他人通过反向工程解析的技术信息,商业秘密权利人应考虑采用申请专利的手段加以保护。

(2)企事业单位保密能力强的,可以采用商业秘密的方式保护。

(3)技术信息先进性程度高的,可以先采用商业秘密保护;技术信息可能丧失先进性或者可能被他人申请专利的,应当采用专利保护。

18.2 商业秘密与计算机软件

具有独创性的计算机软件受著作权法的保护,其程序和文档中符合商业秘密构成要件的部分也可以同时采用商业秘密方式保护。

18.3 商业秘密与著作权

对商业秘密信息的表达,可能构成“著作权法”意义上的作品,可以受到国家“著作权法”的保护。对于未发表的作品中包含的信息,也可能符合商业秘密的构成要件,可以作为商业秘密予以保护。

第19条【法律、法规、司法解释、部门规章依据】(地方法规从略)

《中华人民共和国民法通则》

《中华人民共和国反不正当竞争法》

《中华人民共和国科学技术进步法》

《中华人民共和国促进科技成果转化法》

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国劳动合同法》

《中华人民共和国反垄断法》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国刑法》

《WTO与贸易有关的知识产权协议》

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》

最高人民法院《关于适用“中华人民共和国合同法”若干问题的解释(一)》

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》

最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》

最高人民法院《关于当前形势下做好劳动争议纠纷案件审判工作的指导意见》

最高人民法院《关于当前形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

最高人民法院、国家科委《关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见》

国家科委、国家保密局《科学技术保密规定》

劳动部《违反“劳动法”有关劳动合同规定的赔偿办法》

劳动部《关于企事业单位职工流动若干问题的通知》

国家科委《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》

国家工商局《关于商业秘密构成要件问题的答复》

国家工商局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》

劳动和社会保障部《关于劳动争议案中涉及商业秘密侵权问题的函》

国家经贸委《关于加强国有企事业单位商业秘密保护工作的通知》

国家科委《关于科技人员业余兼职若干问题的意见》

第二章商业秘密管理

第一节目标、模式和评价

第20条【管理目标】

20.1 企事业单位商业秘密的管理目标是促进创新、实现价值、保护权利、设定预警、防范风险。

20.2 律师要注意以下事项:

(1)风险防范应当从以下三个角度考虑:防止自身权益被他人侵犯;防止侵犯他人的合法权益;防止权利滥用和限制技术进步、垄断技术的行为。

(2)合作伙伴、合作项目越多,商业秘密被破解和泄密的风险就越大。

(3)商业秘密权利人采取保密措施的重要前提就是为了警示他人“这里有秘密”,从而实现法律保护的要求。

第21条【管理模式】

21.1 企事业单位应当根据自身的经营管理模式、企业规划、研发重点、市场比例和竞争优势,安排和调整商业秘密管理模式。

21.2 可供参考的商业秘密管理模式:分项目管理、分阶段管理、分地域管理、分部门管理。

第22条【商业秘密评价】

22.1 技术信息和经营信息做等级处理和分档管理,一般采用的方式是划定密级和标注密级。

22.2 划定商业秘密范围主要考察以下因素:

(1)该信息是否具有保密的可能性;

(2)该信息的立项来源;

(3)该信息采用商业秘密保护方式是否更为有利;

(4)该信息是否与其他法律保护对象相关联。

22.3 评定密级应当主要考察以下因素:

(1)该信息的市场现状和前景;

(2)该信息的经济价值和竞争优势;

(3)该信息的开发成本、生命周期、技术成熟度、保密的可行性以及反向工程的难易程度;

(4)技术信息是否获得有关专家或部门的鉴定以及鉴定结果。

22.4 密级变更和解密

22.4.1 根据商业秘密变化情况,结合市场变化及时调整密级。密级调整可以调低也可以调高。

22.4.2 以下情形出现,商业秘密可以解密:

(1)保密期限届满,自动解密;

(2)商业秘密公开或者可以从公开渠道轻易获得;

(3)技术信息或经营信息陈旧,失去保密价值;

(4)被新技术替代;

(5)已经大范围推广实施或过度的使用、转让导致保密性过差。

第23条【风险监控】

23.1 风险监控对于商业秘密的信息汇集、技术研发、管理模式及保护措施均至关重要,旨在全方位、全层次、各环节防范泄密风险、降低被破解的可能。

23.2 风险监控的主要方面:决策监控、人员监控、研发监控、履约监控、实施监控。

第二节采取保密措施

第24条【保密措施的要求】

24.1 有效、合理:商业秘密权利人有意识地采取了相应的保密措施,并且在通常情况下能够保证商业秘密不致泄露,可以认定其采取的保密措施是有效的;在同行业中认为是采取了适当的保密措施就是基本合理的。

24.2 合法:企事业单位为保护商业秘密所采取的保密措施应当合法。

24.3 制度公示(明示):

参见第27条。

24.4 保密措施应当尽可能的明确商业秘密信息的范围、种类、保密期限和保密方法。

第25条【保密的具体措施】

保密可以考虑以下措施:

(1)与知悉或者可能知悉、接触商业秘密信息的员工或者第三人签订保密协议;

(2)建立系统、详细的规章制度,并对全体员工公示(明示);

(3)设定警示区域、警示标记、加设门卫等方式,对员工、来访人员的活动区域加以限制;

(4)对商业秘密信息的存放、借阅、转移等做专门档案管理,对作废文件、资料予以专门处理;

(5)在商业秘密信息资料、文件、图纸上编制密级;

(6)专人使用和管理特定的计算机系统,并采取加密和与单位区域网断链方式予以保密;

(7)其他采用技术手段、特定程序或者其他为公众通晓的合理措施予以保密;

(8)其他根据具体情况可以采用的方式。

第三节建立规章制度

第26条【制度设立的要求】

26.1 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

26.2 用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。

第27条【制度公示】

27.1 制度公示是指保密制度的“公开”和规章的“明示”。

27.2 企事业单位设立商业秘密保密的规章制度,可以采用以下方式向全体员工公开和明示其内容,公开或者明示过程应当以可以证明的方式予以记载和保存:

(1)在指定位置张贴规章制度;

(2)在集体会议上公布规章制度的内容和法律性质;

(3)员工书面确认知悉规章制度的内容及法律性质,承诺遵守。

第28条【促进创新规定】

28.1 旨在明示企事业单位的创新意图和目标,增强员工对知识产权的保护意识,激励员工研发热情和自觉提高研发能力。

28.2 主要内容:

(1)创新意义和目的;

(2)创新目标和内容;

(3)负责创新和审核部门及权责;

(4)创新人员范围;

(5)有价值的信息范围;

(6)项目立项、项目经费申报及使用方案、项目评价;

(7)成果申报、成果鉴定和成果发布流程;

(8)文件、资料的移交、归档和借阅;

(9)保密责任;

(10)奖励和惩处措施。

第29条【知识产权归属规定】

29.1 旨在明确规定企事业单位的知识产权权利内容和范围,明确员工工作成果的权利归属。

29.2 主要内容:

(1)知识产权的界定与分类;

(2)知识产权权利归属的原则;

(3)知识产权权利归属的操作办法;

(4)有价值信息的申报程序和办法;

(5)相互通知义务;

(6)保密责任;

(7)奖励和惩处措施。

第30条【知识产权管理规定】

30.1 旨在设立企事业单位知识产权管理的体系,明确知识产权管理的执行程序及成果实现的途径和方法,奖励员工的创新成果。

30.2 主要内容:

(1)管理部门和管理人员;

(2)管理模式和具体方法;

(3)立项与研发的程序;

(4)经费审批和使用办法;

(5)成果申报、鉴定与发表办法;

(6)合作的审批和方式;

(7)文件、资料的移交、归档和借阅办法;

(8)保密责任与签订人员范围;

(9)竞业限制的权责与签订人员范围;

(10)奖励和惩处措施。

第四节人员管理

第31条【管理目标和内容】

31.1 员工是创新、产生和保护商业秘密的基础要素,对于员工的管理直接决定商业秘密保护的效果。

31.2 做好岗位定职、工作交接和签署保密协议、竞业限制协议是必要的环节。

第32条【管理的主要环节】

32.1 聘用

32.1.1 考察拟聘用员工是否已经与原单位解除劳动合同关系,是否负有竞业限制义务和商业秘密的保密义务,并请拟聘用员工做出书面陈述或者承诺;

32.1.2 考察拟聘用员工原有岗位与现任岗位任职的异同,慎重安排岗位;

32.1.3 审查拟招聘员工自行提交的相关证书、文件,释明规章制度和任职岗位的要求;

32.1.4 做好必要的招聘记录。

32.2 签约

32.2.1 根据单位的规章制度,确定聘用员工的岗位及职责,考虑是否需要签署保密合同和竞业限制协议;

32.2.2 释明保密义务(竞业限制)的内容、范围、期限、责任等事项,约定补偿办法和违约责任;释明任职期间及离职(或退休)后知识产权权利归属的法律性质;

32.2.3 对聘用员工自述其自有的技术、技能、知识产权予以充分尊重,并记录在案;

32.2.4 督促聘用员工书面确认和承诺遵守规章制度;

32.2.5 做好必要的签约记录,完善聘用员工的档案。

32.3 转岗

32.3.1 员工可能因下列原因而转换岗位:

(1)不能胜任该岗位工作;

(2)需要适用脱密期的;

(3)伤、病需要长期休假的;

(4)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化的;

(5)行政管理、业务管理、研发管理需要转换岗位的。

32.3.2 员工转岗,要切实保护员工的利益,并稳妥保护单位的知识产权不流失,降低商业秘密被泄密的风险。

32.3.3 完善转岗手续

(1)对调离重要技术岗位或高级管理岗位的员工没有签署保密合同(竞业限制协议)的,应当补签;

(2)原有合同(协议)因情形变更需要补充或者变更的,予以完善。

32.4 离职和退休

32.4.1 完善离职和退休手续

(1)指定专人做好资料、文件、图纸及其设施、设备的交接工作,明示离职员工不得复制、拷贝、毁损文件、资料;

(2)不得泄露、自行使用或者许可他人使用属于单位的商业秘密;

(3)不得泄露、传播单位的工作秘密;

(4)对知悉的商业秘密信息负有保密义务等。

32.4.2 根据单位的规章制度,重申员工在离职或退休后一定期间内所做出的知识产权权利归属规定。

32.4.3 国家有关部门的特别规定

(1)对承担国家科技计划项目或者重要科研任务的企事业单位的科技人员在科研任务尚未结束前要求调离、辞职,并可能泄漏国家重大科技计划项目或者科研任务所涉及的技术秘密,危及国家安全和利益的,原则上不予批准。

(2)企事业单位所拥有的技术秘密,依据国家科委、国家保密局《科学技术保密规定》确定国家科学技术秘密时,涉密人员调离、辞职时,应当经确定密级的主管部门批准,并对其进行保密教育。未经批准擅自离职的,依法追究当事人及用人单位负责人的行政责任。

第33条【脱密措施】

33.1 企事业单位采取脱密措施旨在降低商业秘密泄密的风险,并保证员工的再就业利益。

33.2 脱密措施包括:

33.2.1 转换工作岗位、变更劳动合同中的相关内容、补充或变更保密合同或竞业限制协议;

33.2.2 设定脱密期

(1)适用脱密期的员工为接触商业秘密,并掌握商业秘密核心信息的高级技术人员、高级管理人员;

(2)适用脱密期的时间一般在员工要求离职、退休或者单位认为需要调离原岗位的前几个月;

(3)适用脱密期的期限应当根据保密事项的性质、接触的程度等因素综合考虑确定,最长不超过6个月;

(4)适用脱密期的员工转岗、离职或退休后对已经知悉的商业秘密仍负有保密义务。

第五节合同管理

参见第四章。

第六节公关管理

第34条【接待来宾】

34.1 企事业单位对涉密区域应当设立警示区域和警示标牌,婉拒来访人员进入。

34.2 对于涉及商业秘密或者可能泄露商业秘密信息的资讯、文件、资料、图纸等整理收纳,放置在无法直接看到的地方。

34.3 必要时应当明示来访人员,勿进入注有特别警示标记的区域或者接触标注有密级的文件。

第35条【成果发布】

35.1 企事业单位参加技术交流会、成果论证会、技术鉴定会时,应当避免展示核心技术资料,确有必要提供的,应当将有关材料标注密级,并指定特定的会议人员接收和退返,并和与会人员、鉴定人员签订保密协议。

35.2 根据国家及各省市的有关规定,国家公务员、技术鉴定人、技术经纪人等执行公务或者接触企事业单位商业秘密的均负有保密义务。

35.3 控制和核定研发人员发表论文、文章的实质性内容,尤其是对核心技术的研发思路和具体描述应予以限制。

第36条【展览宣传】

企事业单位在参加各类展览会、成果展示、成果汇报会上,应当避免涉及商业秘密信息或者可能泄露商业秘密的资讯、信息、资料、图片以及易于直观目测、分析的设施、设备等予以披露和展示。

第三章 商业秘密的权利归属

第一节商业秘密的属性

第37条【商业秘密属性】

商业秘密包括技术信息和经营信息,与所有权不同,是一种特殊的知识产权。商业秘密权利不具有排他的独占性;是一种法定的权利;具有资格限定性,只有符合条件的技术信息和经营信息才能成为商业秘密。

第38条【商业秘密的权利人】

38.1 商业秘密的权利主体可以是自然人、法人或其他经济组织,从其享有的权利范围上包括商业秘密的持有人和被许可使用人。

38.2 商业秘密权利的独占性弱,任何人可能通过自主研发、反向工程、客户自愿交易等方式合法取得其商业秘密,即不同的人可同时拥有相同或近似的商业秘密。

第39条【商业秘密的义务人】

依据合同约定或法律规定负有保密义务的自然人、法人或其他经济组织。

第40条【商业秘密的载体】

商业秘密可以借助于人脑记忆存在,也可以附着于有形载体上。商业秘密的载体对于商业秘密的管理、运用、维权都非常重要。

第41条【商业秘密的取得】

41.1 商业秘密可以原始取得,也可以继受取得。前者如通过自主研发、反向工程获取商业秘密,而继受取得主要通过受让或获得实施许可使用等方式取得。

41.2 商业秘密取得的证明:

(1)原始取得:可通过研发立项、记录文件、试验数据、技术成果验收备案文件等证明商业秘密的形成及归属。

(2)继受取得:主要通过合同方式全部或部分取得商业秘密。权利人以商业秘密出资的,接受该出资的企业也可全部或部分取得商业秘密。

第42条【商业秘密的份额】

42.1 权利人可以按约定的比例共同享有一项商业秘密。如技术信息,权利人对权属约定有比例的,视为共同所有,其权利使用和利益分配,按共有技术成果的有关规定处理。另有约定的,从其约定。

42.2 权利人可以按约定共同享有一项商业秘密的使用权。如对技术成果的使用权约定有比例的,视为权利人对实施该项技术成果所获收益的分配比例。另有约定的,从其约定。

第43条【职务成果与非职务成果】

43.1 职务成果是指员工执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的商业秘密。职务成果的转让权、使用权属于单位。

43.2 非职务成果是指员工在本职工作外,利用自己的专业知识和物质条件完成的商业秘密,与职务无关,其权利人是员工个人。非职务成果的转让权、使用权属于完成人。

第二节技术秘密的归属

第44条【技术信息和技术秘密】

44.1 技术信息是指利用科学技术知识、信息和经验做出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案。

44.2 技术信息符合商业秘密特征,并区别于经营信息,也可称为技术秘密。

第45条【委托开发的技术秘密归属】

45.1 委托开发的技术秘密,依当事人签订的协议而定;协议没有约定或约定不明的,归开发人享有,委托人享有技术秘密使用权。

45.2 后续改进的技术秘密,没有约定的,归属后续改进的开发人享有。

第46条【合作开发的技术秘密归属】

46.1 合作开发的技术秘密,根据当事人签订的协议而定,协议没有约定或约定不明的,合同当事人均享有技术秘密的转让权和使用权。

46.2 后续改进的技术秘密,没有约定的,归属后续改进的开发人享有。

第47条【其他情况下技术秘密的归属】

47.1 技术转让合同履行中后续改进的技术秘密的归属

技术秘密转让合同或实施许可合同,在合同履行中一方后续改进的技术成果,根据约定确定其归属。没有约定或约定不明确的,由完成该后续改进的一方享有,其他各方无权分享。

47.2 技术合同无效或者被撤销后的技术秘密归属

技术合同无效或被撤销后,因履行合同所完成的新的技术成果或者在他人技术成果基础上完成后续改进技术的权利归属和利益分享,不能重新达成协议确定的,应当归完成技术成果的一方享有。

47.3 以技术出资的技术秘密归属

《公司法》允许以技术出资,没有明确约定技术秘密归属的,归接受出资的企业享有。但该技术秘密所占出资额过分低于该技术成果价值的,一般认定接受出资的企业仅享有使用权。

47.4 以技术入股方式参与联营的技术秘密归属

以技术入股方式参与联营,技术入股人不参与联营体经营管理,并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付其技术价款或者使用费的,视为技术转让合同。联营体所享有的是技术所有权还是使用权视个案情况而定。

47.5 技术咨询或技术服务中形成的新技术成果归属

受托人一般利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新技术成果,有约定的依照约定,无约定或约定不明的,归属受托人。

47.6 “祖传秘方”的商业秘密归属

在中医药、餐饮等行业中广泛存在的“祖传秘方”多属于秘密的技术信息,应当尊重历史和现实,承认合法的实际控制人为权利人。实际控制人去世后,按照继承法的原则确定新的权利人,即权利人指定了继承人的,归指定的继承人享有,未指定的,归法定继承人共同继承享有。

47.7 员工离职后完成的技术成果的归属

47.7.1 离职后一年内继续从事与原所在单位岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作,属于职务技术成果,除另有约定外,归原单位享有。

47.7.2 员工离职一年后所完成的技术成果,由离职员工和新单位享有。

47.8 无民事主体资格的科研组织签订的技术合同的技术信息归属

不具有民事主体资格的科研组织签订的技术合同,经法人或者其他组织授权或者认可的,依据合同由法人或者其他组织享有技术权益;未经授权或认可的,则由该科研组织成员共同享有技术权益。

47.9 承包期间的技术信息归属

承包经营期间形成的技术秘密,除有约定的以外,权利属于承包人。

第三节经营秘密的归属

第48条【经营信息和经营秘密】

48.1 经营信息是指技术信息以外的能够为权利人带来竞争优势的用于经营活动的各类信息。包括管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招标投标的标底等信息。符合商业秘密构成要件的经营信息构成经营秘密。

48.2 经营信息,由依法提供商品经营或者营利性服务的法人、其他组织、个体工商户或自然人取得。

48.3 相比技术信息而言,经营信息的新颖性和创造性要求不高。

第49条【经营管理中形成的经营秘密的归属】

企事业单位在经营活动中积累或形成的经营秘密,归企业事业单位享有。

第50条【客户名单的认定】

50.1 客户名单是经营信息的一个重要表现形式,能够反映与权利人有关的供求关系和价格等具体经营信息。

50.2 客户名单是否构成商业秘密,除依据商业秘密的一般构成要件外,主要根据以下方面认定:

(1)是否与权利人的经营活动相关,是否花费了物力和人力。权利人进行了较长时间的投资,付出了一定的体力和脑力劳动,形成了较为稳定的供求关系;

(2)竞争者不能从公开渠道轻易获得,客户名单需要经过长时间的积累、收集、加工和整理;

(3)具有特定性。客户名单的内容应包括客户的名称、联系方法、需求类型及习惯、经营规律、价格的承受能力等综合性客户信息。受法律保护的客户名单应是具体明确的、区别于可以从公开渠道获得的普通客户的名单。

50.3 可构成商业秘密的客户名单,不同于客户名称的简单列举。因此将其称之为客户资料或客户档案,应更为准确。

第四节商业秘密权属争议

第51条【商业秘密权属争议】

在商业秘密侵权纠纷中,被告抗辩原告主张的权利不属于原告,以削弱或是抵销原告的侵权控告及主张。

第52条【商业秘密权属纠纷】

52.1 在商业秘密侵权纠纷、合同纠纷及不正当竞争纠纷案件中,可能发生权属争议,而无须另行起诉或反诉。

52.2 在商业秘密侵权、违约纠纷中,第三人以有独立请求权的第三人申请参与诉讼。如法院无管辖权的,需向有管辖权的人民法院即被告所在地法院另行起诉。

第四章与商业秘密有关的各类合同

第一节合同的起草与修改

第53条【前期审核与调查】

53.1 企事业单位与他人签订的涉及商业秘密类合同,应当慎重考察以下几方面的内容:

(1)权利人与义务人的资质和履约能力;

(2)权利状况和许可范围;

(3)商业秘密的价值和市场竞争优势;

(4)同类行业的信息状况、技术水平及商业秘密周边技术、信息的法律保护程度;

(5)采取保密措施的完善程度等。

53.2 企事业单位与员工签订的保守商业秘密合同(含竞业限制协议),应当慎重考察以下几方面的内容:

(1)员工的岗位职责和执行能力;

(2)员工的诚信度;

(3)员工的期望目标。

53.3 当事人在订立合同前就交换技术情报和资料可以达成签约前的保密协议,当事人不能就订立合同达成一致的,不影响保密协议的效力。

第54条【起草或修改合同要求】

54.1 合法性要求

54.1.1 合法性要求是起草或修改合同的首要要求。

54.1.2 合法性审查主要从以下几方面进行:

(1)合同目的是否合法;

(2)交易标的是否合法;

(3)双方主体是否自愿交易;

(4)双方主体是否具有交易资质;

(5)权责约定是否合法;

(6)不存在“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果”的情形;

(7)其他约定条款是否符合法律规定等。

54.2 完整性要求

54.2.1 起草或修改合同应当根据当事人的签约目的和实现途径,保证合同主要条款的全面完整。

54.2.2 主要条款:

参见“合同法”第324条及本操作指引相关合同。

54.3 严谨性要求

54.3.1 起草或修改合同必须恪守使用法言法语的原则,避免使用容易产生歧义、疑义的用词用句。对于难于理解的技术性、专业性用词可以采用“术语解释”的方式在合同中予以确定其概念、内涵和在本合同中的特别含义;

54.3.2 对于合同交易的内容、权责要进行缜密的描述,综合考虑时间、地点、方式、程序等条款,设定不可预见的条款时要考虑双方的因素和商业秘密可能因此被泄密的风险及补救措施。

54.4 权利义务对等性要求

54.4.1 诚信、公平是合同法的基本原则,具体到合同条款中就是要求双方的权利、义务对等。

54.4.2 权利、义务不对等的结果可能导致合同某些条款无效或者因显失公平而被对方当事人申请变更或撤销。

54.5 责任与行为因果性要求

54.5.1 违约金与损失赔偿在约定方式、适用法律、举证责任以及责任后果、数额确定等方面均不相同。因此,对于在合同中约定违约金、侵权损失赔偿,还是两者都约定在同一份合同中,律师要着眼于合同双方的权利、义务,履约能力,技术风险和可能出现的损害程度来进行判断。

54.5.2 违约金与损失赔偿在合同中的约定不能脱离具体的行为而设定,要与防止发生违约行为或者侵害行为相呼应。

54.5.3 违约金的数额和/或计算方式在合同中由双方当事人约定,并且应当是具体明确的约定。损失赔偿的数额是无法提前约定的,但是双方可以在合同中约定计算方式。

第55条【合同无效】

55.1 以下情形可以导致合同或部分条款无效:

(1)严重妨碍科技进步、垄断技术的;

(2)滥用知识产权权利的;

(3)侵害他人技术成果权益的;

(4)违反法律强制性规定的。

55.2 当事人不得因合同无效而擅自披露商业秘密,依据无效合同接收的技术资料、样品、样机等,应当及时返还权利人,不得保留复制品。

第二节企事业单位与员工之间的保密合同

第56条【合同要点】

56.1 签订保守商业秘密合同的目的是防止商业秘密泄露和警示对方注意商业秘密的存在,以达到保护权利的最终目的。

56.2 企事业单位可以在劳动合同中约定保守商业秘密和与知识产权相关的保密事项,也可以单独与员工签订保密合同。

第57条【合同主要条款】

(1)岗位职责

(2)资料、软件交接内容、地点和程序;

(3)保密事项(商业秘密信息名称);

(4)保密范围和保密期限;

(5)披露限制;

(6)禁止性条款;

(7)协助约定;

(8)资料、文件、设备等的保存、归档和处理;

(9)违约责任;

(10)合同变更与补充;

(11)合同解除与终止;

(12)竞业限制义务:参见本章第三节

(13)脱密期;

(14)争议解决办法;

(15)合同成立与生效时间。

第三节竞业限制协议

第58条【协议要点】

58.1 竞业限制是指企事业单位与知悉商业秘密实质性内容的员工签订协议,约定员工在离开本单位后一定期限内不得在生产同类产品或者经营同类业务且有竞争关系或者其他利害关系的单位内任职,或者自行生产、经营与原单位有竞争关系的同类产品或者业务,企业以向员工支付一定数额的补偿金为代价,限制员工就业范围,以防止原单位商业秘密泄露的一种预防措施。

58.2 企事业单位可以与负有保守商业秘密义务的员工签订“竞业限制协议”。该协议可以作为保守商业秘密合同中的一部分,也可以单独签订。

58.3 竞业限制协议的期限不得超过二年。对于没有约定竞业限制期限的,目前各省市的规定不同,应参照相应规定执行。

58.4 竞业限制协议可以在签订劳动合同时签订,也可以在员工任职期间、离职或退休时签订。

58.5 竞业限制协议的签订对象是:

(1)知悉或接触商业秘密的高级技术人员、高级管理人员或其他负有保密义务的员工;

(2)“公司法”第149条规定的董事、监事和高级管理人员。

58.6 签订竞业限制协议原则上要求企事业单位拥有符合法定条件的商业秘密。

58.7 无论是否签订竞业限制协议,义务人仍有义务保守知悉的商业秘密。

第59条【协议主要条款】

(1)与保守商业秘密合同的关联性;

(2)对竞业限制的同类行业或者竞争单位的概述;

(3)竞业限制的行业范围;

(4)竞业限制的区域;

(5)竞业限制的起止期限;

(6)补偿金发放的起止日期;

(7)补偿金数额及支付方式;

(8)禁止性条款;

(9)协助约定;

(10)双方的违约责任;

(11)协议的解除与终止条件;

(12)争议解决办法;

(13)协议成立与生效时间。

第60条【补偿金的约定】

60.1 补偿金的设定应当综合考虑以下因素:

(1)义务人的专业技能,可能影响义务人生活水平的程度;

(2)义务人在单位上一年度或者协议签署前一年度的报酬总额。

60.2 目前各省市对补偿金的数额规定不同,一般年补偿金是离职前上年度收入的二分之一到三分之二。

第61条【违约金的约定】

违约金的设定应当综合考虑以下因素:

(1)单位商业秘密的获取成本;

(2)义务人接触商业秘密的程度;

(3)义务人获得补偿金的数额;

(4)违约行为可能造成的损害程度。

第62条【协议的终止条件】

竞业限制协议因下列原因终止:

(1)协议期满而终止;

(2)商业秘密被公开;

(3)负有竞业限制义务的员工死亡;

(4)企业解散、破产、终止而无权利接受者的;

(5)未约定补偿金,事后又无法达成约定的;

(6)企事业单位违反竞业限制协议,不支付或者无正当理由拖欠补偿费,达到约定标准或期限的;

(7)生效的法律文件确定终止的。

第四节技术秘密合同

第63条【合同要点】

63.1 技术秘密合同可以分为技术秘密开发合同、技术秘密转让合同和技术秘密许可合同。

63.1.1 技术秘密开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发项目,可能形成技术秘密或者拟定以技术秘密予以保护所订立的合同。

63.1.2 技术秘密转让合同是指合法拥有技术秘密的权利人,包括其他有权对外转让技术秘密的人,将专利申请中涉及的技术秘密、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同。

63.1.3 技术秘密许可合同是指合法拥有技术秘密的权利人,包括其他有权再许可技术秘密的人,许可他人实施、使用技术秘密所订立的合同。

63.2 本节仅对技术秘密合同的特殊性进行指引,对于技术合同的一般规定不做说明。

第64条【合同主要条款】

64.1 本条设定的主要条款涵盖了技术秘密开发合同、技术秘密转让合同及技术秘密许可合同三种类型合同的主要条款,因此在适用时应当着重考虑各类不同合同的特点,结合个案的实际情况予以选择。

64.2 主要条款,包括:

(1)合同目的;

(2)定义合同标的名称;

(3)标的的技术特性、特征;

(4)开发目的与技术目标;

(5)权利人与权利范围;

(6)权利状况;

(7)许可使用的方式、期限、地域;

(8)技术指标、技术参数(数据);

(9)技术资料交接内容、地点和程序;

(10)附带知识产权的权利状况、归属及处理方式;

(11)合同价款及支付方式;

(12)提成方式的帐目查阅及审计方式;

(13)技术风险与风险承担;

(14)后续改进成果的归属与权益分享;

(15)保密内容、期限、地域和保密人员范围;

(16)履行合同的人员责任;

(17)成果分享;

(18)成果申报;

(19)成果鉴定;

(20)技术指导与培训;

(21)禁止性条款;

(22)协助约定;

(23)违约责任;

(24)合同变更与补充;

(25)合同中止;

(26)合同解除与终止;

(27)补救措施;

(28)合同解除或终止后技术资料、设备的归属和处理;

(29)名词和术语解释;

(30)争议解决办法;

(31)法律适用;

(32)合同签订地与签订(生效)时间;

第五节其他需要注意保护商业秘密的合同

第65条【购销合同、借贷合同等】

企事业单位的购销合同、借贷合同可能透露物品的数量、规格、每批进货时间的间隔、进货的部门、借贷用途、款项支付方向等因素,容易被他人利用,研究分析和推测出该公司的研究方向、研究的进程和新研发思路。

第66条【租赁合同、保管合同、运输合同、维修合同等】

这类合同的关键在于事先防范,即可采用“黑箱封闭”措施,在双方的合同中可以明确约定不得进行反向工程。

第67条【加工承揽合同】

企事业单位委托加工的设备、程序、工艺、配方等可能完全暴露给对方,商业秘密被披露的可能性、途径和环节增多。

第68条【涉外商业秘密合同】

国际上的技术贸易主要是通过技术转让、许可合同的方式进行的,技术秘密也主要是采取这种方式进行。技术转让方因掌握技术而在技术贸易中占有主动地位,迫使技术受让方接受一些不平等的条款,损害了受让方的利益。因此,在受让商业秘密许可时应当注意防止对方提出不平等的条款,同时转让或者许可外方商业秘密时,要避免违反国际条约和国际准则,使对方有机会以技术垄断、反限制条款等为借口致使某些条款无效。

第69条【技术秘密出资入股合同】

对于技术秘密出资入股合同,律师要着重注意以下几个方面的问题:

(1)出资人的合法资格、权利状况;

(2)技术秘密的价值、法定的评估标准及股权比例;

(3)入股后的权利归属;

(4)入股后的权益分享。

第五章 纠纷的前期处理

第一节事实调查与分析

第70条【听取当事人陈述】

70.1 听取当事人陈述是快速了解案情的途径,也是广泛收集证据和深入研究案情的必需。

70.2 引导当事人全面陈述事实,尤其是与争议具有关联性意义的事实,以避免当事人漫无目的的讲述;概括出案情脉络、双方观点、争议焦点。

70.3 不明确的问题请当事人澄清,也可以在事后提供详细的问题清单,对一些细节问题进行集中提问,并要求当事人提供相关的书面证据予以支持。

70.4 整理当事人陈述和回答的记录,做好会谈笔录,笔录要准确、全面,基本能概括法律关系所涉及的全部内容。

第71条【调查收集证据材料】

71.1 律师分析案情的基础是证据,务必重视证据材料的调查收集,包括书证、物证、视听资料、电子证据、证人证言、勘验笔录和鉴定结论等。

71.2 律师调查收集证据材料,应当遵循合法性原则、正当性原则、全面收集原则、保守执业秘密原则。

71.3 律师调查收集证据材料的途径:

(1)向己方当事人调查收集证据材料;

(2)向对方当事人或者第三人调查收集证据材料;

(3)向证人调查收集证据材料;

(4)查阅相关部门的档案和卷宗资料;

(5)申请法院调查收集证据材料。

71.4 律师调查收集证据材料的方法,主要包括会见、访问、复印、抄录、拍照、录音录像、公证购买、公证下载、鉴定、评估、现场勘验、模拟试验等。

第72条【判断商业秘密点】

72.1 根据当事人陈述和初步收集的证据材料,初步判断涉案商业秘密点,也就是判断涉案商业秘密的具体内容。

72.2 商业秘密系由若干部分组成的,还应明确整体或组成部分是商业秘密,或者整体与组成部分均是商业秘密。

72.3 请求保护的商业秘密内容应当固定在相应的载体上,通过载体能够重复再现商业秘密的具体内容。

第73条【判断商业秘密的构成】

根据相关的证据材料,确定商业秘密的载体、范围、内容,判断涉案信息是否符合商业秘密的法定构成要件。

第74条【确定权利主体】

74.1 根据当事人的陈述及其提供的证据材料,确定涉案商业秘密权属主体。

74.2 当事人继受取得商业秘密的,应当明确取得的性质和方式。不同性质的权利主体不仅实体权利不同,其诉讼权利也不同。

第75条【确定义务主体】

在商业秘密侵权纠纷中,根据不同的情况,义务主体可能涉及现职员工、离职员工、转让方、被许可方或者其他第三方等;在涉及商业秘密的技术成果权属纠纷中,主要的义务主体是合同对方或者员工;在商业秘密合同纠纷中,义务主体主要是合同对方。律师应当根据案件情况,初步确定可能涉及的义务主体。

第76条【判断纠纷性质】

根据案件情况,判断纠纷属于侵权纠纷、权属纠纷还是合同纠纷,抑或属于违约和侵权的竞合。

第77条【判断诉讼时效】

77.1 对商业秘密提起的诉讼,适用《民法通则》一般诉讼时效为2年的规定,从权利人知道或者应当知道侵权行为发生之日起起算,同时适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定。

77.2 对于连续实施的商业秘密侵权行为,从权利人知道或者应当知道侵权行为发生之日起至权利人向人民法院提起诉讼之日止已超过2年的,在该项商业秘密受法律保护期间,人民法院仍应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿额应自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算,超过2年的侵权损害不予保护。

第78条【办理委托手续】

律师接受当事人的委托,应由律师事务所与当事人签订委托合同,由事务所收取律师费并出具正规律师收费发票,由当事人签发商定的一般授权或者特别授权的《授权委托书》。

第79条第【律师事务所档案管理】

委托人的商业秘密是律师事务所和承办律师执业秘密信息之一,应当按照律师事务所的档案管理规定进行有效管理。商业秘密案件的档案应当独立存放、专人保管、专人使用、接触到商业秘密案件档案的人员应当签订保密承诺。

第80条【分析和确定主张诉请】

律师代理原告,应根据掌握的证据事实,分析和确定合适的被告、具体的诉讼请求。

参见第六章、第七章的相关内容。

第81条【分析和确定抗辩理由】

81.1 律师代理被告,应根据掌握的证据事实,分析和确定可能的抗辩理由。

81.2 通常的抗辩理由,包括:

(1)原告是否属于适格的权利人,其选择的程序是否合法;

(2)涉案信息是否构成商业秘密;

(3)涉案商业秘密的内容是否明确、载体是否固定;

(4)是否知悉、使用、披露了原告主张的商业秘密;

(5)被告信息与原告诉争的信息相同、近似与否;

(6)被告是否实施了原告所述的侵犯商业秘密的行为等。

第82条【选择救济途径】

根据纠纷的性质和相关证据,选择合适的纠纷解决途径,通常可以选择发送律师函、发表律师声明、谈判、申请劳动仲裁、向法院起诉、申请商事仲裁、行政投诉、向公安机关报案、向法院提起刑事自诉等一种或者几种途径。

第二节律师声明与律师函

第83条【声明的事实审查】

事实审查主要有以下几方面内容:

(1)声明人主张的信息是否符合商业秘密的法定条件;

(2)声明人是否对主张的商业秘密拥有合法的权利;

(3)是否存在现行或者潜在的侵犯声明人商业秘密的行为,主要包括哪些侵权行为;

(4)声明人提供的证据事实能否支持其声明意见等。

第84条【律师声明的目的和内容】

84.1 律师声明的目的是公开澄清事实、消除不良影响,防止招摇撞骗;也可以对潜在的侵权人或者正在侵权的侵权人提出警告,起到警示作用;还可以起到宣传教育作用,显示委托人维权的立场。

84.2 声明的内容,包括声明事项和声明意见两个主要部分:

(1)声明事项是指声明人对涉及商业秘密的什么事情发表声明,需要写明具体的事实;

(2)声明意见是指声明人对于所涉及的商业秘密事件所持的态度、主张和依据。

第85条【声明对象与范围】

律师声明主要是就特定事项针对不特定对象,通过报纸、期刊、广播、电视、网络等媒体公开表明立场。

第86条【应注意的问题】

律师声明应当注意以下几个问题:

(1)有委托人的授权,并以代理人的名义从事该项业务;

(2)声明的内容必须真实合法,不得违法和损害他人合法利益和在先权利;

(3)声明的内容必须经过委托人的书面确认。

第87条【律师函的事实审查】

事实审查主要有以下几方面内容:

(1)委托人主张的信息是否符合商业秘密的法定条件;

(2)委托人是否对主张的商业秘密拥有合法的权利;

(3)发函对象与委托人的关系;

(4)发函对象是否存在侵权或者违约行为,以及具体事实;

(5)发函对象可能承担的法律责任;

(6)委托人提供的证据材料能否支持律师意见。

第88条【发函目的和内容】

88.1 发送律师函的目的是通过律师对权利人的主张,对侵权或者违约行为的性质、后果、法律责任的阐述,使责任人清楚其行为应当承担的法律后果。如果将来确要诉讼,那么,对方收到确有理由的警告而不停止侵权或者违约行为,可以确定侵权具有明知性。

88.2 律师函的主要内容:

(1)委托人享有的权利内容;

(2)能证明义务人侵权或者违约事实,同时结合法律依据对事实性质的分析,指出其可能承担的法律责任;

(3)提出委托人的要求;

(4)在律师函附件中可以列明适用的法律条款,以帮助发函对象了解法律的规定和其可能承担的法律责任;

(5)在针对某些侵权或者违约行为时,也可以考虑附上签收证明和承诺书,让发函对象签收律师函,并给予合理期限签署承诺书。

第89条【发函对象】

律师函主要发给侵权人及违约人。

第90条【发函条件】

90.1 发函条件:

(1)针对委托人选择诉讼与否的解决途径,已经完成相应的证据收集工作;

(2)有可能通过协商谈判途径解决。

90.2 如果情况紧急,也可以先行发出警示的律师函,同时收集相关证据。

第91条【注意事项】

律师发送律师函,应注意有以下事项:

(1)律师函一定要以委托人的代理人名义发出;

(2)律师函的内容必须经过委托人的书面确认;

(3)发送律师函后要及时跟进:首先要确认对方已收悉,然后要主动与对方联络,以探寻侵权人的主观意愿。通过与对方的进一步联络,也可以对对方造成一定的压力;

(4)发送律师函可能成为对方提起不侵权诉讼的依据。

第三节谈判

第92条【交流和分析当事人的要求】

92.1 谈判可能是成本最低的解决争议办法之一,谈判的目的是使当事人付出最低的成本而实现利益的最大化,律师参加谈判的作用就是为这种利益最大化提供法律上的帮助。

92.2 通过交流,分析了解当事人的要求和期望值,有助于明确具体的工作方向和工作目标。

92.3 针对当事人的要求,提出满足要求需要具备的条件,然后结合现有证据进行法律分析论证,对当事人的要求进行合理划分,指出可以实现的要求、不能实现的要求、以及可能实现的要求等几部分。

第93条【谈判信息的收集】

谈判信息收集一般通过以下途径进行:

(1)直接向当事人了解;

(2)向知情的第三方了解情况;

(3)查询有关机关的档案材料;

(4)网络检索相关的背景资料。

第94条【了解对方情况】

律师在谈判前应对对方以下情况予以了解:

(1)对方的主体资格、资信和生产经营情况;

(2)对方对此项谈判的态度;

(3)对方与此项谈判有关的经营信息和经营决策以及此项谈判可能对对方的影响;

(4)对方在此项谈判中最不希望出现的情形、最不可能接受的情形、以及可能接受的情形。

第95条【分析焦点问题】

95.1 基于对当事人要求和对对方的了解,分析谈判过程中可能涉及的主要事实问题和法律问题。

95.2 就双方的利益进行分析和评估,就各个谈判条件做出以下四种准备:

(1)当事人的理想条件;

(2)当事人的现实目标;

(3)当事人的底线;

(4)当事人的最大让步和让步条件。

95.3 双方涉及此项纠纷的主要证据材料、法律性质和法律后果。这是双方对自己利益进行评估的基础。

第96条【谈判目标】

96.1 谈判目标是律师在谈判前和谈判过程中,根据其了解的当事人要求和各种影响谈判的因素,经过分析评估后所希望达到的谈判结果。

96.2 谈判双方的相对实力主要取决于各方能在多大程度上承受谈判破裂的后果。律师应当向当事人解释说明其所掌握的各种情况,尽可能将当事人的要求和谈判目标实现最大程度的一致,制定当事人的主选谈判目标。

96.3 在确定谈判目标前,律师还应当和当事人讨论己方可以接受的最佳替代方案,增加己方的选择余地,这需要充分分析和反复测算,列出具体量化指标,并且需要谈判双方都能够接受。

96.4 替代方案是谈判中较为重要的环节,可以根据对方的状况和谈判的进程进行调整。

96.5 制订出主选方案和替代方案的让步条件和交换条件。

96.6 准备好谈判不成功后的下一步方案。向对方提出和解之前,必须做好诉讼的准备,尤其是有关侵权或者违约的证据材料,必须全面收集完整。

第97条【谈判重点环节】

97.1 说服:律师在谈判中根据不同情况,综合运用多种的说服形式说服对方接受谈判方案。

97.2 交换:交换的过程基本就是要约、反要约的过程。

97.3 让步:律师以维护核心利益和达到谈判目标为前提下的适当变通。

第98条【律师参与谈判的角色】

98.1 律师是谈判法律问题时的主角。

98.2 律师最好是坚持原则型谈判者(不是对抗型也不是合作型)。

98.3 律师还可能是当事人的顾问、法律问题的评判者和文件的起草人。

第99条【注意的事项】

律师在谈判中,应注意以下事项:

(1)律师不应带有个人好恶与个人感情;

(2)律师陈述不应针对具体个人,避免激化矛盾;

(3)律师尽可能不对谈判事项做直接的最终的接受或否定的决定;

(4)律师在谈判过程中可以提出对谈判方案的意见,但尽量对谈判结果不做主观评价;

(5)谈判在行政救济、刑事自诉、民事诉讼过程中都可以随时进行。

第六章 民事救济的共同问题

第一节基本要求

第100条【做好工作记录】

由于商业秘密纠纷周期都比较长,资料、文件通常也都比较多,按照时间顺序做好详细的工作记录就非常必要,凡是对纠纷有法律意义的事项都应列明发生时间、主要内容、简单评价及办理结果等内容。

第101条【分析事实和收集证据】

101.1 分析事实是确定诉请或者答辩意见、提交证据的基础,因此律师应当尽职听取当事人的陈述并做出初步的法律判断。

101.2 代理人应当与委托人一起查证和分析事实,并就与争议相关的部分收集证据。

101.3 证据不足的,应当请当事人补足或者代理人进行调查收集,并考虑是否以及如何申请调取证据或者采取证据保全。

第102条【确定诉讼请求】

102.1 诉讼请求是纠纷案件的核心目的。所有的证据材料、事实陈述、答辩意见、抗辩理由和法律意见都将围绕诉请进行。

102.2 赔偿请求应当从以下几个方面考虑:

(1)商业秘密的成熟度和市场价值;

(2)开发的难易程度、转让价款的高低、许可的方式;

(3)对方过错和具体行为的法律性质和过错程度;

(4)侵权构成的损害结果;

(5)违约金数额、赔偿计算方式的约定;

(6)可执行程度与可实现目标。

第103条【综合运用诉讼方法】

结合个案,充分考虑和采用法律允许使用的手段和措施:

(1)慎重分析原告起诉和被告抗辩的理由、证据材料以及法律意见;

(2)对方当事人可能对自己提交证据的质证意见,并准备辩驳意见;

(3)提出不公开审理申请和证据保密申请,以避免商业秘密的二次披露;

(4)择机提出证据保全、财产保全、延期举证、申请证人出庭、申请专家辅助人、申请鉴定等各种申请;

(5)原告注意诉讼请求增加、变更的时机,被告注意是否提出管辖异议和/或反诉。

第二节管辖确定

第104条【管辖部门】

104.1 初步判断纠纷的性质,确定不同的主管部门:

(1)属于用人单位和员工之间的劳动合同纠纷,应向劳动仲裁部门申请仲裁;

(2)属于用人单位和员工及其新聘用单位之间的侵权纠纷,或者属于平等民事主体之间的合同纠纷(不包括劳动合同)或者侵权民事纠纷,应向人民法院或者商事仲裁委员会起诉或者申请仲裁;对于侵权纠纷,也可向工商行政管理部门投诉;

(3)涉嫌商业秘密犯罪的,可以向公安机关报案,也可以直接向人民法院提起刑事自诉。

104.2 员工与第三人共同侵权的,可以将员工和第三人作为共同被告直接向法院起诉。

104.3 对于因劳动者与用人单位之间的竞业限制协议引发的纠纷,如果当事人以违约为由主张权利,则属于劳动争议,依法应当通过劳动争议处理程序解决;如果当事人以侵犯商业秘密为由主张权利,则属于不正当竞争纠纷,人民法院可以依法直接予以受理。

104.4 员工离职后违反保密合同的约定,侵犯原所在单位商业秘密的,企事业单位可以依据保密合同或合同中的保密条款,独立提起保密合同纠纷诉讼。该类案件不属劳动争议案件,不受劳动争议处理程序的限制。

104.5 劳动合同中如果明确约定了有关保守商业秘密的内容,由于劳动者未履行,造成用人单位商业秘密被侵害而发生劳动争议,当事人向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的,仲裁委员会应当受理,并依据有关规定和劳动合同的约定做出裁决。

第105条【地域管辖】

105.1 商业秘密民事纠纷的地域管辖

105.1.1 侵权纠纷的地域管辖,可按实际情况选择在被告所在地或侵权行为地起诉,其中,侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。侵权行为地应当根据原告指控的侵权人的具体侵权行为来确定。

105.1.1.1 侵权行为实施地是指被告被指控实施侵权行为的地域,包括非法获取商业秘密地、非法披露商业秘密地和非法使用商业秘密地。

105.1.1.2 侵权结果发生地,应当理解为是侵权行为直接产生的结果发生地,不能以原告受到损害就认为原告所在地就是侵权结果发生地,也不能将侵权结果到达地作为侵权结果发生地,应明确“侵权结果”针对的是哪些具体的侵权行为。

105.1.2 合同纠纷的地域管辖,可按具体情况选择在被告所在地或合同履行地起诉。

105.1.3 权属纠纷的地域管辖,可按具体情况选择在被告所在地或合同履行地起诉。

105.2 劳动争议的地域管辖

劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

105.3 商事仲裁委员会应当由当事人协商选定,仲裁不实行级别管辖和地域管辖。

第106条【级别管辖】

106.1 民事纠纷的级别管辖

106.1.1 在级别管辖上,商业秘密纠纷除应当由高级人民管辖和经最高人民法院指定具有一般知识产权民事案件管辖权的基层人民法院管辖的以外,均由中级人民法院管辖。

106.1.2 具有一般知识产权民事案件管辖权的基层法院的管辖标准,按照最高人民法院颁布并自2010年2月1日起施行的《基层人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准》执行。

106.1.3 高级人民法院的管辖标准,按照最高人民法院颁布并自2010年2月1日起施行的《关于调整地方各级人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》执行,即“高级人民法院管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审知识产权民事案件,以及诉讼标的额在1亿元以上且当事人一方住所地不在其辖区或者涉外、涉港澳台的第一审知识产权民事案件。”

106.2 劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议仲裁不实行级别管辖。

106.3 商事仲裁委员会应当由当事人协商选定,仲裁不实行级别管辖和地域管辖。

第107条【提出管辖异议应注意的问题】

107.1 代理被告提出管辖异议的,应当在提交答辩状期间提出。

107.2 为了争取更充分地了解案情和收集证据应诉,或者为了延缓实体审理,被告通常会提出管辖异议。原告综合各类因素,如:单一被告、所在地域、诉讼便利、执法环境等各类因素,可以考虑选择被告所在地法院起诉。

第三节证据保全和财产保全

第108条【证据保全】

108.1 申请证据保全是商业秘密纠纷案件中原告获胜的重要保障,保全的证据内容主要包括被告实施侵权行为和侵权获利的证据,具体方式可采用诉前证据保全、诉中证据保全、公证证据保全。

108.1.1 诉前保全:从保护原告利益和防止被告毁灭证据角度来看,采用诉前证据保全应该是首选的方式。但是,要法院裁定诉前保全证据有相当的难度。有的地方,高级人民法院的规范性文件就规定,在审理侵犯商业秘密纠纷案件中,不适用我国专利法等知识产权专门法关于诉前临时禁止措施和诉前证据保全的规定。

108.1.2 诉中保全:与诉前证据保全相比,诉中证据保全相对容易。但实践中通常还需要具备一定条件,譬如原告的权利内容明确、权利来源和权利基础合法有效、侵权嫌疑较大、保全证据的内容和线索具体、当事人确实不能通过公证等方式自行获取以及提供相应的担保等等。

108.1.3 公证保全:相对于难度比较大的诉讼证据保全,无论在诉讼前还是诉讼开始后,当事人都可向公证机关申请证据保全。除了有相反证据足以推翻公证证据的情形外,对经过公证的法律行为、法律事实和文书,其证据效力应当被确认。在诉前,当事人能够充分运用公证机关收集、保全证据,是做好诉前准备的一个有效措施。

第109条【财产保全】

109.1 根据已有证据详细论证胜诉的可能性,及时申请财产保全。这样,既可以保障胜诉判决的赔偿执行问题,也可以给被告施加压力,促使被告主动和解。对于制止侵权,防止权利人损失扩大并保证生效判决的顺利执行具有重要意义。

109.2 由于商业秘密纠纷案件中原告相对较低的胜诉率,该类案件的财产保全申请被准许的难度也相应增加很多,因此,原告应尽力提供各方面能证明自己胜诉可能性和保全必要性的证据。

109.3 法院采取财产保全会严格按照民事诉讼法的有关规定慎重进行。在采取财产保全措施前,会严格审查当事人是否提出了财产保全的申请并提供了可靠足够的担保;申请人享有的商业秘密是否具有稳定的法律效力;被申请人的侵权事实是否明显;保全的范围是否合理,保全的方式是否适当,被申请人是否有偿付能力等。对于不必要保全的,或者保全结果会给被申请人的合法权益造成无法挽回的重大损失的,人民法院不会采取财产保全措施。

109.4 为了财产保全的有效性和及时性,在起诉之前或者同时就提出财产保全申请为宜。

第四节商业秘密的鉴定与评估

第110条【鉴定】

110.1 鉴定机构

110.1.1 有关商业秘密的专业鉴定,属于知识产权司法鉴定,应当委托列入鉴定人名册的鉴定人进行鉴定,而且要求鉴定机构和人员必须取得知识产权司法鉴定资质,而不能是社会上一般的某些行业协会或组织。

110.1.2 人民法院同意当事人鉴定申请的,通常应由当事人协商确定有鉴定资质的机构和人员,协商不成的,由人民法院指定,并通知当事人在合理的期限内对鉴定机构、鉴定人员的资格或者是否申请回避等事项提出意见。

110.2 鉴定内容

110.2.1 一般是针对涉案的信息进行鉴定,包括非公知性鉴定和同一性鉴定两个部分。当事人应当明确鉴定的对象及其范围,主要包含权利人所称被侵权商业秘密是否不为公众所知悉,被侵权人使用的信息与权利人商业秘密是否相同或实质性相同等。

110.2.2 人民法院只能就专业技术事实和专业经营事实提出鉴定委托,权利人的技术信息、经营信息是否构成商业秘密,被诉侵权人是否侵权等是法律问题,不属于委托鉴定的范围,应由人民法院根据相应证据做出判定。

110.3 鉴定材料的提交、选定、移送和固定

110.3.1 商业秘密的鉴定材料是鉴定活动赖于开展的物质基础,其提交、选定、移送和固定至关重要,如果鉴定材料不提交、不完整、不真实、不充分,或者在移送中损毁、灭失抑或被调换,则鉴定结论将可能不被认定。

110.3.2 当事人应在指定限期内提交完整的资料供鉴定使用,否则,应承担鉴定结论对其不利的后果。

110.3.3 诉讼中法院委托鉴定的,应当按照证据的实质审查原则组织双方当事人对鉴定材料的关联性、真实性及合法性进行审查,并对当事人双方的意见制作笔录以确认鉴定材料真实、完整。

110.3.4 鉴定机构接受人民法院的委托,对诉讼中有争议的技术问题进行鉴定时,应以双方当事人经过庭审质证的真实、合法、有效的证据材料作为鉴定依据。依据未经双方当事人质证或者核对的证据材料所做出的鉴定结论,不是合法有效的证据,不能作为认定案件事实的依据。

110.3.5 对于鉴定材料的移送和固定,可以建议法院,在鉴定材料质证合格后当面封存,并让双方当事人在笔录上签名或盖章,以及在鉴定材料封口处签名。

110.4 对鉴定报告的质证和采信问题

110.4.1 鉴定报告要经过当事人质证才能作为定案依据;

110.4.2 对鉴定报告的质证和采信,关键是鉴定人出庭问题,律师应主动申请法院通知鉴定机构派员出庭接受质询,鉴定人也应当出庭接受当事人质询。律师应主动申请具有专门知识的人出庭协助质证。

第111条【评估】

111.1 评估机构:商业秘密评估也属于专业鉴定的一种,应当委托具有资质的鉴定人进行评估,而且要求鉴定机构和人员必须取得无形资产价格鉴定或者评估资格。

111.2 评估内容:商业秘密评估的内容通常涉及两项,一项是被侵害商业秘密的价值评估,另一项是被侵害商业秘密由于侵权而导致的价值损失,也就是权利人的损失。

111.3 评估方法:商业秘密的评估方法主要包括成本法、收益法和市场法,注册资产评估师应当根据商业秘密资产的有关情况进行恰当选择。

第五节开庭准备

第112条【申请不公开审理】

为了防止诉讼中造成商业秘密的二次披露,在诉讼中涉及己方的商业秘密,无论是原告还是被告,都应及时申请法院不公开审理,但商业秘密已经被披露的除外。

第113条【提请保密申请】

113.1 及时申请法院告知对方承担保密义务。具体形式可以是法院记入笔录,由诉讼参与人签字,或者由诉讼参与人签署承担保密责任的承诺书等书面文件。

113.2 及时向法院申请对相关证据保密。具体形式可以是裁判文书中不披露商业秘密实质性内容、卷宗标注密级、保密证据归入副卷等。

第114条【申请专家辅助人出庭】

对于涉及专业技术或经营信息中专业性较强的问题,当事人可以申请一至二名具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明。此类专业人员不属于事实证人,其所作的说明属于技术性解释。出庭的专家辅助人之间以及其与当事人、鉴定人之间,可以相互询问。

第六节庭审

第115条【确定争议焦点】

115.1 根据起诉状和答辩状,可以概括出纠纷的争议焦点,法庭一般也会在庭审调查开始前归纳案件的争议焦点。

115.2 代理人认为争议焦点有偏差或者遗漏的,应当及时提出。

第116条【举证】

116.1 无论原告还是被告,对自己的主张或抗辩事实,都要用提交证据证明。

116.2 举证应当按照法庭的要求在举证期限内完成:

(1)举证期限可以由当事人协商一致,并经人民法院认可。

(2)由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于三十日,自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。

116.3 收到对方当事人的证据后,向法庭申请提交反驳证据。

第117条【质证】

117.1 质证时,当事人应当围绕证据的真实性、关联性、合法性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳。

117.2 对于证据的来源、证明事实和证明对象等对方未表达清楚的问题,可以向法庭提出或者经法庭同意向对方发问。

第118条【代理意见陈述】

律师的代理意见应当以法律意见为主,并要结合庭审事实进行。对于庭审未予以确认的重要事实和重要的证据有必要进行说明和重述时,应当以证据运用为主,而不是对事实的再陈述。

第七章 商业秘密侵权诉讼

第一节侵权诉讼要点

第119条第【侵犯商业秘密的行为种类】

119.1 “反不正当竞争法”列举的侵犯商业秘密的行为有:

(1)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;

(2)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;

(3)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

(4)第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。

119.2 侵犯他人商业秘密的行为,可能是上述违法获取行为、违法披露行为、违法使用行为、违法允许他人使用行为中的一种,也可能是其中的两种或两种以上。

第120条【不正当手段获取】

120.1 获取他人商业秘密的不正当手段包括盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段。所谓其他不正当手段除了前述三种手段之外的,其他没有法律依据和/或合同依据的手段,如骗取、抢夺、商业间谍手段等。

120.2 以不正当手段获取他人商业秘密的行为本身就构成侵权,而不论行为人获取他人的商业秘密后是否披露或者使用。这种侵权行为的显著的特点是其手段的不正当性。这种行为使权利人的商业秘密处于危险之中。

120.3 行为主体可以是单位内部员工,也可以是外部人员,还可以是内、外人员的共同行为。

第121条【保密约定和保密要求】

121.1 保密约定和保密要求,使知悉他人商业秘密的相对人产生保守他人商业秘密的义务,同时还构成商业秘密构成要件中的保密措施。

121.1.1 保密约定是指权利人与相对人之间关于保守商业秘密的约定。

121.1.2 保密要求是指权利人单方要求相对人保守商业秘密的要求。

121.2 保密约定和保密要求的相对人可以是与权利人有业务关系的单位和个人,也可以是权利人的员工。与权利人有业务关系的单位和个人包括但不限于:

(1)与权利人生产经营活动的有直接业务关系的单位和个人,如供货商、代理商、加工商、银行、技术服务提供商等;

(2)为权利人提供某种服务的外部人员,如经营顾问、律师、注册会计师等;

(3)商业秘密的被许可方;

(4)权利人以商业秘密作为投资的合作伙伴。

121.3 保密义务的产生可以来源于保密约定或权利人的保密要求,也可以来源于法定的保密义务。

第122条【违法披露他人的商业秘密】

122.1 披露获取的商业秘密是指侵权人将权利人的商业秘密向他人公开,包括:

(1)告知特定的第三人,使商业秘密为该特定第三人知悉。无论该第三人是否继续向其他人披露,也不论该第三人是否使用了权利人的商业秘密,都不影响披露人侵权的构成;

(2)向特定的部分人披露,比如侵权人在私下场合谈论他人的商业秘密,或在特定人员参加的会议上披露他人的商业秘密。其结果虽未达到使他人的商业秘密为社会公众所知的程度,但已难以控制其继续扩散和为他人所使用;

(3)向社会公开,侵权人通过信息媒体如报纸、杂志、广播、电视等向社会传播,或在公众场所将商业秘密公之于众。这种公开的后果破坏了商业秘密的秘密性,使其进入公知领域。

第123条【违法使用或许可他人使用】

123.1 违法使用他人商业秘密的行为,包括:

(1)违法获取他人商业秘密后,自己使用;

(2)违法获取他人商业秘密后,允许他人使用;

(3)合法获取他人商业秘密后,未经授权自行使用或者超出权利人许可的范围使用;

(4)合法获取他人商业秘密后,未经权利人授权,许可他人使用。

123.2 侵权人将获取的商业秘密提供给他人使用,不论是有偿还是无偿,均不影响侵权的构成。

123.3 违法使用他人的商业秘密的具体方式不限,包括将他人的商业秘密直接用于生产经营活动,如用于生产产品、制定销售计划、进行经营管理等;也包括间接用于生产经营目的,如用于员工培训,在他人商业秘密基础上研发新的产品、制定新的营销策略等。

第124条【第三人侵权】

124.1 第三人虽未直接从权利人处获取商业秘密,但如果明知或者应知他人侵犯商业秘密,而从该侵权人处获取、披露或者使用商业秘密,视为侵犯商业秘密。

124.2 第三人构成侵权,在主观上以明知或应知为前提。

第125条【证明侵权行为的基本证据】

125.1 证明侵权行为的证据是指证明被告非法获取、披露、使用权利人商业秘密的行为的证据。

125.2 “接触加相似”原则,在民事诉讼中原告要证明被告占有、披露、使用的商业信息是来源于原告的商业秘密,通常采用“接触加相似”的两步证明法初步证明,被告占有、披露、使用的商业信息是来源于原告的商业秘密。即:

(1)证明被告曾经接触过原告的商业秘密,例如被告曾是原告商业秘密的开发者、资料保管者、原告商业秘密的被许可使用者;或者被告有条件或有机会接触原告的商业秘密,例如被告曾是原告单位的技术管理人员、被告曾参观原告的生产线等;

(2)被告拥有的商业信息与原告的商业秘密相似。

125.3 如果被告商业信息的载体或使用该商业信息所产生的成果(如产品、后续开展的软件)本身,就可证明该商业信息是原告的商业秘密(比如图纸有原告的印章,内容中有原告特有的标记、水印等),则不必证明被告接触或可能接触了原告的商业秘密。

第126条【赔偿依据和基本证据】

126.1 侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。

126.1.1 按照权利人损失或被告获利计算;

126.1.1.1 可以根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额:

(1)权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。

(2)侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。

126.1.1.2 原告应当提供相关的证据,如原、被告双方的年产量,利润率,侵权前后损失情况对比,双方的年报表以及纳税情况。

126.1.2 按照许可使用费合理倍数计算

126.1.2.1 被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有许可使用费可以参照的,根据商业秘密的具体内容、侵权人侵权的性质和情节、许可使用费的数额、该商业秘密许可的性质、范围、时间等因素,参照该商业秘密许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。

126.1.2.2 原告应提供可供参照的许可合同、许可使用费的支付凭证等证据。

126.1.3 没有许可使用费可以参照或者许可使用费明显不合理的,可以根据商业秘密的具体内容、侵权人侵权的性质和情节等因素,在人民币1万元以上,100万元以下确定赔偿数额。

126.2 因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。

126.2.1 商业秘密的商业价值,根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。

126.2.2 原告应提供研制、开发该商业秘密的费用,该商业秘密价值的评估报告等证据。

第127条【确定商业秘密点】

127.1 无论是技术信息还是经营信息,作为权利人主张权利时,都应当明确指出商业秘密的“秘密点”,即区别于公知信息的具体的信息内容,而不能笼统的说某项技术或者某份资料是商业秘密。也不能说某项产品是商业秘密,商业秘密是指信息,产品可能构成商业秘密的载体,但其本身并非商业秘密。

127.2 商业秘密的秘密点可能是完整信息中的某一项或某几项局部信息,如产品的装配公差、某一关键零部件的加工方法;也可能完整信息中的所有局部信息单独来看都不具有秘密性,而其秘密点恰恰在于这些已知信息的组合,如用已知的产品部件装配出新的产品。

第128条【临时措施】

在涉及知识产权诉讼的法律和司法解释中,专利、商标和著作权诉讼,均规定了临时措施。但有关反不正当竞争(包括商业秘密)的法律和司法解释中,并无关于临时措施的内容。对此,各地法院的看法和做法不一。有些法院明确对商业秘密案件不采取临时措施;有些法院则支持临时措施。

第二节代理原告

第129条【分析事实】

对基本的案件事实进行分析,包括审查基本的证据,确定商业秘密是否成立,侵权行为是否构成。

具体参见第六章。

第130条【分析选择违约之诉还是侵权之诉】

被告的行为构成违约与侵权的竟合,应从举证的难易、管辖、赔偿数额等方面综合分析,确定选择违约之诉还是侵权之诉。

第131条【确定诉讼请求】

131.1 律师在分析案情、掌握证据和熟悉法律的情况下,结合个案,可以提出以下诉讼请求:

131.1.1 停止侵害,可以具体为:

(1)要求被告停止披露商业秘密;

(2)要求被告停止使用商业秘密;

(3)要求侵权人停止其他侵权行为;

(4)要求侵权人将载有商业秘密的载体返还或销毁。

131.1.2 赔偿损失。

131.1.3 在某些特殊的情况下可以请求:消除影响,排除妨碍。

第132条【原告资格审查】

132.1 商业秘密的权利人可以提起诉讼。

132.2 商业秘密独占使用许可合同的被许可人可以单独提起诉讼的。

132.3 排他使用许可合同的被许可人和所有人可以共同提起诉讼,或者在所有人不起诉的情况下,自行提起诉讼。

132.4 普通使用许可合同的被许可人可以和所有人共同提起诉讼,或者经所有人书面授权,单独提起诉讼。

第133条【确定被告】

133.1 在侵权人为单一主体的情况下,不存在选择确定被告的问题。

133.2 在非法获得商业秘密和非法使用商业秘密的侵权人不同的情况下,通常将共同侵权人列为共同被告,只有在某种特殊的情况下,才择一列为被告,比如一方下落不明。

133.3 商业秘密案件多数与员工跳槽有关。负有保密义务的员工,受聘于与原单位有竞争关系的企业,或设立新的企业,将原企业的商业秘密为新企业所用。员工和该新企业可能构成共同侵权。确定被告可考虑以下方案:

(1)将员工与其所在新企业列为共同被告。能更好的获得赔偿并能够比较彻底的解决问题,某些案件还可以选择管辖法院。

(2)仅将员工列为被告。在新企业尚未掌握原告的商业秘密时,可以采取该方案。制止员工侵权即可达到制止新企业侵权的目的。

(3)仅将侵权企业列为被告。在员工愿为原告提供证据,但不愿作为被告被追究时,可以采取该方案。

第134条【原告商业秘密构成审查】

根据商业秘密的构成要件,审查原告主张的商业秘密是否法定的构成要件。如果构成商业秘密,还应确定商业秘密点。如果商业秘密点还不能准确地确定,则应确定一个较宽的范围,以便在后续的诉讼中有回旋的余地。

第135条【原告举证】

135.1 原告主体适格的证据

135.1.1 在原告是商业秘密的权利人时,多数情况下提供商业秘密的载体,并在诉状中明确陈述商业秘密如何形成即可,不需要特殊的证据证明自己是商业秘密的所有者。必要时可以辅以商业秘密形成的证据,如开发记录等。但如果商业秘密是委托开发或受让所得,应提供相应的合同。

135.1.2 在原告是商业秘密的被许可人时,需提供被许可使用的证据,如许可合同、商业秘密权利人的证明等。

135.1.3 如果原告是排他许可的被许可人,还应提交商业秘密权利人不起诉或者授权的证据,例如商业秘密权利人的书面说明、原告催促权利人行使诉权而权利人怠于行使的证据。

135.1.4 如果原告是普通许可的被许可人,还应提交商业秘密权利人的同意其行使诉权的授权。

135.2 证明商业秘密符合法定构成要件的证据

135.2.1 证明采取了保密措施的证据,具有下列证据之一,在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的即可:

(1)限定涉密信息的知悉范围,只对必须知悉的相关人员告知其内容;

(2)对于涉密信息载体采取加锁等防范措施;

(3)在涉密信息的载体上标有保密标志;

(4)对于涉密信息采用密码或者代码等;

(5)签订保密协议;

(6)对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求;

(7)确保信息秘密的其他合理措施。

135.2.2 证明秘密性,即“不为公众所知悉”的证据。由于“不为公众所知”是一消极事实,被告提出异议的,应由被告举出否定秘密性的证据。

135.2.3 证明“能为权利人带来经济利益、具有实用性”的证据。该要件一般无需专门的证据来证明。商业秘密有偿取得的证据、产品销售、原告损失或者被告获利等证据均可以佐证商业秘密的价值性。

135.3 证明被告侵权的证据:关于原告和被告信息相似的证明,如果涉及专业知识的,可通过鉴定解决。

其他参见第六章

135.4 确定赔偿数额的证据。

参见第六章

135.5 以上135.3和135.4中的证据,可能存在于被告处或第三人处,应适时向法院申请证据保全。

第136条【确定损害赔偿】

根据第126条所述损害赔偿的几种计算方法,选择一种对原告最有利的方法,确定具体的赔偿数额。

第137条【确定诉讼策略】

137.1 确定诉讼策略可以考虑以下因素:

(1)确定被告;

(2)确定案由;

(3)确定侵权之诉或违约之诉;

(4)确定管辖法院;

(5)是否结合刑事程序;

(6)是否进行行政投诉;

(7)是否需要提出其他申请:证据保全、财产保全、调查取证、鉴定;

(8)提交证据的进度和程度;

(9)是否与被告和解或者调解。

第三节代理被告

第138条【了解案情与当事人沟通】

接受委托后,律师应对案件事实做一整体了解。要求当事人对事实经过做出真实完整的介绍。告知当事人权利义务和诉讼风险,解释诉讼程序。

第139条【原、被告资格审查】

审查原告和被告是否适格。如果是必要的共同诉讼,遗漏共同诉讼人的,可以向法院申请追加当事人。

第140条【商业秘密权利人审查】

140.1 审查原告是商业秘密的权利人还是被许可人。

140.2 如果是原告主张商业秘密权利人,审查是否可以质疑其权利来源:

140.2.1 原告主张商业秘密是自己开发所得,审查其证据能否支持其主张及有否相反内容,被告是否有了解相反的事实及持有相反的证据。

140.2.2 原告主张商业秘密是委托开发或合作发所得,审查其权利归属的约定,是归开发方,还是委托方,还是共同所有。

140.2.3 原告主张商业秘密是受让所得,应审查转让的合同是否有效和履行,其权利是否有瑕疵,必要时还需审查转让方的权利是否有瑕疵。

140.3 如果原告是商业秘密的被许可者,应审查其是否取得了诉权。

第141条【商业秘密构成抗辩】

141.1 秘密性抗辩。具有下列情形之一的,可以认定有关信息不构成不为公众所知悉:

(1)该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例;

(2)该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得;

(3)该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露;

(4)该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开;

(5)该信息从其他公开渠道可以获得;

(6)该信息无需付出一定的代价而容易获得。

被告可以从公开渠道获得的证据,否定其秘密性。通常可以通过以下两种方式进行:

141.1.1 由当事人收集相关证据,当事人是最了解诉争信息背景的人,往往掌握了诉争信息是否为公知信息的情况。

141.1.2 委托检索机构在公开文献中检索。

141.2 原告未采取适当保密措施的抗辩。要特别注意原告证明采取了保密措施的文件是否事后补造。

第142条【商业秘密侵权行为抗辩】

142.1 以合法来源抗辩:

(1)自行研发抗辩;

(2)反向工程抗辩;

(3)从第三方合法取得抗辩。

142.2 信息不相同抗辩:证明被告的商业信息与原告主张的商业秘密不构成实质性相同。

142.3 信赖交易抗辩:涉及原告对客户名单主张商业秘密时,客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易,该职工离职后,能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的,应当认定没有采用不正当手段,但职工与原单位另有约定的除外。

142.4 非明知应知抗辩:当被告是作为第三人侵权被诉时,可以采取证明自己非明知或应知直接侵权人的侵权行为,作为抗辩理由。

第143条【损失赔偿反驳】

审查原告主张损失赔偿额的理由和证据,针对损失赔偿与侵权行为的因果关系、损失赔偿数额的计算方式及构成等进行反驳。

第四节商业秘密不侵权诉讼

第144条【案由】

最高人民法院2008年《民事案件案由规定》中并无“确认不侵犯商业秘密”的案由。但实践中已有此类案例。参照其他确认不侵权诉讼的案由,其案由为“确认不侵犯商业秘密”。

第145条【与其他确认不侵权诉讼的不同】

商业秘密与其他类知识产权的最大区别是信息的不公开性。确认不侵犯商业秘密案件,在司法实践也属于尚在探索案件类型。其主要问题是:如何既保护原告的合法权益和投资安全,又防止原告滥用诉权获取他人商业秘密。

第146条【受理条件】

目前对确认不侵权诉讼案件的受理条件,尚无明确统一的规定。仅是在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中对确认不侵犯专利权的案件受理条件做了规定,“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”由于知识产权案件的相通性,确认不侵犯商业秘密的诉讼,也将会参照该规定。

第147条【案件性质】

最高法院的个案批复中,认为“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷。”以下关于可否反诉和管辖的问题,也基于这一定性而被确定。但学界也有人认为,确认不侵权诉讼应为确认之诉,并且不应归入侵权诉讼。

第148条【可否反诉】

148.1 在侵权诉讼中是否可以反诉确认不侵权,或者在确认不侵权诉讼中反诉侵权。

148.2 最高法院在个案批复中认为:“涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼,是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼,均属独立的诉讼,一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判,人民法院应当依法移送管辖合并审理。”即这两类商业秘密案件,也互不能成为反诉案件,但在出现双方分别起诉的情况下,应“依法移送管辖合并审理。”

第149条【地域管辖】

149.1 由于确认不侵权诉讼被定性为侵权诉讼,其地域管辖为被告所在地或侵权行为地人民法院。

149.2 值得注意的是,这里的侵权行为并非指权利人发出侵权警告的行为,而是指被权利人所警告的侵权行为。因此原告被警告的实施侵犯商业秘密的行为地是侵权行为地,该地的人民法院有管辖权。而侵权行为地,往往就是原告所在地,因此确认不侵权诉讼的大部分案件可以在原告所在地起诉。

第150条【慎用侵权警告】

商业秘密权利人在不能确定他人是否侵犯其商业秘密时,应慎用侵权警告。在发出侵权警告后,仍未能及时起诉或者撤回警告,则有可能被警告人的所在地被起诉确认不侵犯商业秘密,此时即使再提起侵权诉讼,也要移送前一案件的受理法院合并审理,造成宾主易位。

第151条【其他参照侵权诉讼】

确认不侵犯商业秘密诉讼的实体问题及其他程序问题,除原告和被告的地位互换外,与侵犯商业秘密诉讼并无不同,因此可参照本章其他各节内容。

第八章商业秘密行政法律业务

第一节行政救济要点

第152条【行政救济的途径】

县级以上工商行政管理部门对侵犯商业秘密行为的行政执法,包括做出行政检查、行政处罚、采取行政强制措施和对赔偿数额进行调解。

第153条【行政救济的特点】

行政救济是以国家公权力制止侵犯商业秘密行为,具有便捷、高效和节俭的特点,但也同时存在对行政处罚不可调解、难以充分赔偿、受司法终审监督等特点。

第154条【确定管辖机关】

侵犯商业秘密行为,由侵权行为发生地的县级以上工商行政管理机关认定处理:

(1)县(区)、市(地、州)工商行政管理机关依职权管辖本辖区内发生的案件;

(2)省、自治区、直辖市工商行政管理机关依职权管辖本辖区内发生的重大、复杂案件;

(3)国家工商行政管理总局依职权管辖应当由自己实施行政处罚的案件及全国范围内发生的重大、复杂案件。

第155条【管辖争议】

155.1 对当事人的同一违法行为,两个以上工商行政管理机关都有管辖权的,由最先立案的工商行政管理机关管辖。

155.2 两个以上工商行政管理机关因管辖权发生争议的,协商解决,协商不成的,由共同上一级工商行政管理机关指定管辖。

第156条【案件移送】

156.1 工商行政管理机关发现所查处的案件不属于自己管辖时,应当将案件移送有管辖权的工商行政管理机关。受移送的工商行政管理机关对管辖权有异议的,应当报请共同上一级工商行政管理机关指定管辖,不得再自行移送。

156.2 上级工商行政管理机关认为必要时可以直接查处下级工商行政管理机关管辖的案件,也可以将自己管辖的案件移交下级工商行政管理机关管辖。

156.3 下级工商行政管理机关认为应当由其管辖的案件属重大、疑难案件,或者由于特殊原因,难以办理的,可以报请上一级工商行政管理机关确定管辖。

156.4 跨行政区域的行政处罚案件,共同的上一级工商行政管理机关应当做好协调工作。相关工商行政管理机关应当积极配合异地办案的工商行政管理机关查处案件。

156.5 工商行政管理机关发现侵犯商业秘密行为涉嫌犯罪的,应当将案件移送公安机关。

第二节作为权利人代理人

第157条【申请人主体资格的审查】

157.1 工商行政管理机关可以依职权发现并查处侵犯商业秘密违法行为,但通常通过受理投诉、申诉、举报方式启动行政救济程序。

157.2 法律、行政法规和行政规章并未限定投诉、申诉和举报人资格,但要求向工商行政管理机关申请查处侵权行为时,申请人应当提供商业秘密及侵权行为存在的证据。

157.3 由于工商行政管理机关在查处侵犯商业秘密违法行为时,需要配合调查、出具保证以及提出赔偿的主体须为商业秘密权利人,所以投诉、申诉或者举报的申请人最好是权利人或者是经过权利人授权的人。

第158条【权利人商业秘密构成的审查】

商业秘密的构成:

参见第一章第4条-第9条。

第159条【确定投诉请求】

159.1 工商行政管理机关查处侵犯商业秘密违法行为以制止侵权和维护市场秩序为目的,申请人投诉、申诉和举报的请求仅供行政机关参考。

159.2 行政处罚:在侵犯商业秘密行政救济程序中,申请人可以要求行政机关在认定侵犯商业秘密后责令被申请人停止违法行为,包括但不限于以下两种情况:

(1)责令并监督侵权人将在有商业秘密的图纸、软件及其他有关资料返还权利人;

(2)监督侵权人销毁使用权利人商业秘密生产的、流入市场将会造成商业秘密公开的产品,但权利人同意收购、销售等其他处理方式的除外。

159.3 行政罚款:在侵犯商业秘密行政救济程序中,申请人可以要求行政机关在认定侵犯商业秘密后根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。

159.4 行政调解:在侵犯商业秘密行政救济程序中,申请人可以要求行政机关就其损害赔偿问题予以调解。

159.5 强制措施:对被申请人违法披露、使用、允许他人使用商业秘密将给权利人造成不可挽回的损失的,权利人可以要求工商行政管理机关在做出行政处罚前责令被申请人停止销售使用权利人商业秘密生产的产品。

第160条【选择举报方式】

向工商行政管理机关投诉、申诉和举报的方式可以是书面方式也可以是口头方式:

(1)书面方式有信函、电报、传真、电子邮件、其他等方式;

(2)口头方式有电话、口述等方式。

第161条【准备举报材料】

在经过前述的审查、了解和选择后,律师可以起草投诉、申诉或者举报申请。

参见第六章。

第162条【提请立案】

162.1 申请人提请立案后,工商行政管理机关自收到投诉、申诉、举报材料之日起七个工作日内予以核查,并决定是否立案;特殊情况下,可以延长至十五个工作日内决定是否立案。

162.2 对于不予立案的投诉、申诉、举报,经工商行政管理机关负责人批准后,由办案机构将结果告知具名的投诉人、申诉人、举报人。

第163条【配合行政机关调查】

163.1 申请回避:

申请人认为工商行政管理机关确定的办案人员与当事人存在直接利害关系,有权申请回避。

163.2 如实提供证据:

工商行政管理机关实施监督检查时,申请人应当如实向工商行政管理机关提供有关证据,并在所提供的材料上签名或者盖章。

163.3 询问笔录:

163.3.1 工商行政管理机关办案人员询问当事人、利害关系人及证明人,应当制作笔录。

163.3.2 被询问人有权核对询问笔录,笔录如有差错、遗漏,被询问人有权更正或者补充,涂改部分应当由被询问人签名、盖章或者以其他方式确认。

163.3.3 经核对无误后,被询问人应当在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认,办案人员亦应当在笔录上签名。

163.4 原始证据:

163.4.1 工商行政管理机关办案人员可以查询、复制与案件有关的协议、账册、单据、文件、记录、业务函电和其他资料。

163.4.2 收集、调取与案件有关的原始证据有困难的,可以提取复制件、影印件或者抄录本,证据提供人应当标明“经核对与原件无误”、注明出证日期、证据出处,并签名或者盖章。

163.4.3 对于视听资料、计算机数据等收集原始载体有困难的证据,可以收集复制件,并注明制作方法、制作时间、制作人等情况。对于声音资料应当附有该声音内容的文字记录。

163.5 现场检查:

163.5.1 工商行政管理机关办案人员可以对有违法嫌疑的物品或者场所进行检查,并可以采取拍照、录像等方式记录现场情况。

163.5.2 检查时应当有当事人或者第三人在场,现场检查应制作笔录,载明时间、地点、事件等内容,由办案人员、当事人、第三人签名或者盖章。

163.6 抽样检查:

工商行政管理机关可以抽样取证,抽样时应当有当事人在场,办案人员应当制作抽样记录,对样品加贴封条,开具物品清单,由办案人员和当事人在封条和相关记录上签名或者盖章。

163.7 委托鉴定:

163.7.1 由于商业秘密案件的专业性和复杂性,工商行政管理机关经常采用委托鉴定的方式对商业秘密是否为公知信息以及被申请人使用的信息与权利人的商业秘密是否一致或者相同进行鉴定。

163.7.2 受委托的鉴定机构应当具有知识产权鉴定资格或者鉴定条件,鉴定结论应有鉴定人员签名或者盖章,并加盖鉴定机构公章。

163.7.3 对于工商行政管理机关委托鉴定事项,当事人应当积极配合,并提供相应的资料,对于不利的鉴定结果,当事人可以提出质疑并说明理由。

163.8 举证责任倒置:

权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性,同时能证明被申请人有获取其商业秘密的条件,而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的,工商行政管理机关可以根据有关证据,认定被申请人有侵权行为。

第164条【出具强制措施后果保证】

对被申请人违法披露、使用、允许他人使用商业秘密将给权利人造成不可挽回的损失的,权利人要求工商行政管理机关在做出行政处罚前责令被申请人停止销售使用权利人商业秘密生产的产品的,应当出具自愿对强制措施后果承担责任的书面保证。

第165条【提出赔偿调解方案】

在工商行政管理机关处理侵犯商业秘密违法行为中,权利人可以就自己商业秘密受到侵害而造成的损失,要求工商行政管理机关就赔偿数额进行调解,工商行政管理机关调解不成的,可以就赔偿数额另行提起诉讼。

第166条【监督连续侵权行为】

对工商行政管理机关做出行政处罚决定后,律师应当监督侵权人执行处罚决定,对侵权人拒不执行处罚决定,继续实施侵犯权利人商业秘密违法行为的,律师应当收集证据向工商行政管理机关举报,工商行政管理机关将其视为新的违法行为,从重予以处罚。

第167条【支持行政机关应诉】

被申请人在行政处罚前要求举行听证或者被申请人在处罚之后申请复议或者提起行政诉讼,律师应当建议申请人以第三人身份参加听证、复议或者行政诉讼,以支持工商行政管理机关的执法活动,维护自身的合法权益。

第三节作为被申请人的代理人

第168条【举报是否存在瑕疵】

律师代理侵犯商业秘密行政案件的被申请人,应当考察举报对象是否存在差错,是否存在举报不实的情况;应当考察案件管辖是否存在瑕疵,争取将案件移送有管辖权的行政机关;还应当考察举报人的资格以及证明其商业秘密存在的证据。

第169条【确定应对策略】

律师代理被申请人,应具体分析案情,选择以下方案:

(1)经过判断构成侵权的,应当查找相关法定或酌定的减少或免除处罚的法律依据,并就有关赔偿问题与权利人进行协商。

(2)经过判断确未构成侵权的,积极收集证据,准备答辩材料,及时向工商行政管理机关陈述意见。

第170条【寻找减免处罚依据】

被申请人的行为侵犯权利人的商业秘密,律师应当从下列情形中帮助被申请人获得从轻、减轻或者免除行政处罚的结果:

(1)主动消除或者减轻违法行为危害后果;

(2)寻找被申请人是否有受他人胁迫从事违法行为的事实;

(3)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;

(4)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

(5)如果违法行为轻微并及时纠正,尚未造成危害后果的。

第171条【书面提出申辩理由】

律师根据自身知识和经验判断被申请人是否构成侵权,并应当根据实际情况向工商行政管理机关书面陈述和申辩不侵权或者侵权但可以从轻、减轻以及免除处罚的理由。

第172条【协商和解赔偿方案】

如果被申请人的行为确已侵犯权利人的商业秘密,律师还应当建议被申请人要求工商行政管理机关主持调解,与权利人协商赔偿方案。

第173条【建议被申请人要求听证】

由于对侵犯商业秘密违法行为的处罚涉及责令停产停业或者数额较大的罚款,律师应当建议被申请人积极要求听证,争取一次说服行政机关的机会,以获得不侵权或者从轻、减轻或者免除处罚的行政决定。

第174条【行政复议和行政诉讼】

对于确未构成侵犯他人商业秘密的行为,律师可以根据被申请人提出的事实和理由,积极准备证据,充分论证方案,在接到工商行政管理机关做出的处罚决定后60日内提出行政复议或在三个月内提起行政诉讼。

第九章商业秘密刑事法律业务

第一节刑事救济的要点

第175条【刑事救济的途径】

175.1 对于触犯“刑法”第219条的规定,侵犯权利人的商业秘密,给权利人造成重大损失的以下行为可以采取刑事救济的途径保护商业秘密。

(1)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;

(2)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;

(3)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的;

(4)明知或者应知前三项所列的行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论。

175.2 采取刑事救济的途径包括公诉、自诉。

第176条【刑事救济的特点】

刑罚具有强大的威慑力,刑事救济是保护商业秘密最严厉手段,对于制裁和预防侵犯商业秘密行为具有重要的作用。

第177条【报案要求】

在报案前需要取得以下初步证据:

(1)证明该商业秘密有效存在的证据,并以书面形式明确其商业秘密的内容、范围和秘密点;

(2)证明犯罪嫌疑人接触其商业秘密的初步证据;

(3)至少证明下列情形之一的证据:a)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的,b)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的,c)致使商业秘密权利人破产的,d)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形;

(4)如果指控他人非法使用其商业秘密的,还应当提供犯罪嫌疑人使用其商业秘密的初步证据。

第178条【确定管辖机关】

178.1 商业秘密刑事案件可由犯罪行为地、犯罪结果地和犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

178.2 犯罪行为地是指侵犯他人商业秘密行为的实施地,包括:

(1)采用盗窃等不正当手段获取他人商业秘密,和披露、使用采用以上手段获取的商业秘密的实施地;

(2)共犯为犯罪行为提供便利条件的实施地;

(3)通过网络传播、披露他人商业秘密的,上传资料的电脑终端所在地为实施地,终端所在地无法查明时,网络服务器所在地为实施地;

178.3 犯罪结果地是指犯罪行为直接产生的结果的发生地,不能认为权利人有损失,就将其所在地视为犯罪结果地。

第179条【确定侵犯商业秘密行为是否同时触犯其他罪名】

179.1 盗窃罪:为非法取得他人商业秘密,窃取他人财物,如:窃取他人存储商业秘密的计算机设备等载体的,同时触犯盗窃罪;

179.2 非法经营同类营业罪:国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,违法使用单位所有的商业秘密自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,同时触犯非法经营同类营业罪;

179.3 破坏生产、经营罪或故意毁坏公私财物罪:毁坏他人商业秘密载体的,同时触犯破坏生产、经营罪或故意毁坏公私财物罪处理;

179.4 触犯间谍罪或泄露国家秘密罪:窃取商业秘密等行为,同时违反《刑法》第110条、第111条规定的,同时触犯间谍罪或泄露国家秘密罪。

第180条【协助配合司法机关】

报案后权利人应协助配合公安机关、检察机关证实涉案的商业信息构成商业秘密;查清侵权人实施的侵权行为;收集权利人因侵权行为受到损失达到定罪标准的证据,对需要委托鉴定机构对秘密性和一致性以及受到损失的数额进行鉴定的应积极配合。

第二节作为被害人的代理人

第181条【接受委托,办理委托手续】

应当在报案、侦查、审查起诉、一审、二审、申诉各阶段分别办理委托手续,也可以一次性签订委托协议,但应分阶段签署授权委托书。

第182条【了解案情】

应了解权利人主体、犯罪嫌疑人主体、侵犯的商业秘密内容、商业秘密形成的过程、侵权的具体行为方式、主观故意、造成的后果是否达到定罪标准等。

第183条【了解涉案的商业秘密内容范围】

了解涉案的商业秘密内容和范围非常重要,关系到整个案件的诉讼方案。因此应注意考虑:

(1)商业秘密范围不宜过宽,避免将犯罪嫌疑人还没有获悉的商业秘密泄露出去;

(2)商业秘密范围也不宜过窄,应当提交而没有提交商业秘密比对内容的,可能会导致权利得不到保护。

第184条【了解商业秘密点】

涉案的商业秘密信息往往是杂乱、零散、繁多的,要求当事人根据商业秘密的构成突出重点,归纳出可能被侵犯的商业秘密点。

第185条【协助当事人确定涉案商业秘密的内容范围和秘密点】

185.1 当事人在向公安机关报案时,公安机关会要求其确定商业秘密内容和范围,主张的内容和范围不恰当有可能得不到法律的保护。

185.2 律师应要求当事人全面阐述被侵权的信息,协助当事人对涉案的大量信息进行分析,提炼出当事人认为是商业秘密的信息;再从商业秘密的特性进行分析,看是否符合商业秘密的全部特征;对最后确定准备提交公安部门的被侵权的商业秘密信息应要求当事人确认。

185.3 有时当事人的商业秘密并没有全部泄露,为了防止当事人在主张权利时二次披露商业秘密,可以逐步地披露和主张其商业秘密。但必须注意保留补充主张的商业秘密是在其获悉嫌疑人的信息之前已经拥有的证据。

第186条【商业秘密合法有效的证据】

商业秘密合法有效的证据主要包括以下几类:

(1)权利人主体基本情况资料;

(2)商业秘密的载体、具体内容及研发过程等。如载有商业秘密的文件资料、计算机软件、录音录像带、实物标本、技术资料和图纸、经营信息资料、有关部门的技术检索报告、鉴定结论等;

(3)商业秘密的商业价值,如资金投入凭证、评估报告等;

(4)有关保密措施的证据,如采用保密技术措施的计算机软件,权利人的保密措施、保密协议或条款;

(5)权利人使用商业秘密的证据等。

第187条【犯罪主体证据】

187.1 犯罪嫌疑人为自然人的,主要证据包括:户口簿、居民身份证、士兵证、军官证、护照或外籍身份证明材料等有效身份证件。

187.2 犯罪嫌疑人为单位的,主要证据包括:企业法人营业执照、法人工商注册登记证明、非法人单位证明、法人税务登记证明和单位代码证等。

187.3 证明直接负责的主管人员和其他直接责任人员基本情况的,主要证据包括:有关人员的个人有效身份证件、企业法人营业执照或者其他法律文书上面关于法定代表人及其他直接负责的主管人员的记载、职务任命书、单位有关其任职、职责、负责权限的证明材料等。

187.4 区分单位犯罪还是自然人犯罪十分重要,它涉及到犯罪行为人、行为表现形式等关键性问题。

187.5 单位与自然人(不包括单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员)共同犯罪的,单位和自然人均应对损失总额负责。

第188条【被侵权的商业秘密具有秘密性的证据】

秘密性成立的证据包括:专家意见、科技部门意见、科技情报查新报告、科技成果鉴定书、生效的认定商业秘密成立的判决书、权利人研发过程资料,鉴定报告等。

第189条【证明商业秘密具有价值性和实用性的证据】

已经批量生产的产品所使用的商业秘密就已经具备了实用性和价值性。尚未投入生产、销售、使用的商业秘密,应证明其有现实或者潜在的商业价值,能够为权利人带来竞争优势。

第190条【权利人对商业秘密采取保护措施的证据】

权利人对商业秘密采取保护措施的证据包括:权利人的保密制度、保密协议书、保密责任书,对商业秘密资料的分密级管理制度、资料的发放制度,门卫岗位职责和管理制度、办公区域管理制度、会客制度、培训制度,电脑密码设置、防盗装置、电子监视装置、对商业秘密资料存放和使用的控制措施,与第三方签定的合作技术开发合同、技术转让合同、承揽合同中订立的保密条款等。

第191条【犯罪行为的证据】

191.1 嫌疑人以不正当手段获取权利人商业秘密的证据:包括盗窃、利诱、贿赂、胁迫、虚假陈述、违反或诱使违反保密义务,或通过电子或其他手段进行间谍活动的证据,接触权利人商业秘密的人通过记忆或其他方式重现或使用权利人的商业秘密的证据。

191.2 滥用非法获取商业秘密的证据:包括披露以不正当手段获取的商业秘密的证据;使用不正当手段获取商业秘密;许可他人使用以不正当手段获取的商业秘密的证据。

191.3 滥用合法获取的商业秘密的证据:犯罪嫌疑人虽合法掌握权利人的商业秘密,但负有保密义务,其违反约定或违反权利人有关保密要求非法使用权利人的商业秘密也构成侵犯商业秘密罪。这种情况主要收集犯罪嫌疑人掌握权利人商业秘密的证据,负有保密义务的证据和非法使用的证据。对嫌疑人使用的信息与权利人的秘密信息是否相同或相似难以确定的应委托鉴定部门进行鉴定。

第192条【犯罪嫌疑人接触了被害人的商业秘密的初步证据】

初步证据包括:曾在被害人单位工作并接触商业秘密、参与技术研发、通过商业合作商谈接触商业秘密、通过合同关系接触商业秘密、非法手段获取了商业秘密等证据。

第193条【犯罪嫌疑人主观过错的证明】

193.1 犯罪嫌疑人知道或应当知道有关信息是商业秘密,自己无权使用或者披露、允许他人使用或者披露而仍然使用披露或者允许他人使用披露。

193.2 故意采取不正当手段取得商业秘密。

第194条【证明公安机关应当立案的案件材料】

由于公安机关可能建议当事人自诉的,报案时尽可能提交以下案件材料:

(1)犯罪情节特别严重,损失特别巨大、危害公共利益的证据材料;

(2)虽有证据存在,权利人或者代理人因客观原因无法自行收集的具体情况说明。

第195条【定罪标准的证据】

195.1 权利人的损失应根据不同的侵权情况综合考虑决定,在收集证据时应全面收集以下证据:

(1)商业秘密的开发投入成本、商业秘密的成熟程度、利用周期、是否可以重复使用,商业秘密的使用情况和产品的市场供求情况;

(2)商业秘密的市场价值、商业秘密的许可使用情况;

(3)权利人因侵权行为导致减少的收入,如特定的客户订单转向嫌疑人,市场销量递或增量减少的数额、被迫降价减少的收入等;

(4)嫌疑人利用权利人商业秘密获取的收益、嫌疑人转让商业秘密获取的利益。

195.2 根据实际侵权情况确定计算方式,计算出的被害人损失或侵权人的获利应达到或者超过50万元。

第196条【撰写报案材料和《商业秘密的陈述》】

196.1 报案材料主要包括:

(1)权利人和犯罪嫌疑人的基本情况;

(2)《商业秘密的陈述》;

(3)犯罪嫌疑人侵犯商业秘密的基本情况;

(4)造成权利人的损失和后果等。

196.2 《商业秘密的陈述》应当包括以下内容:

(1)商业秘密形成的时间和过程;

(2)商业秘密的内容和范围;

(3)商业秘密的研发成本、市场价值、许可使用情况;

(4)权利人采取的保密措施;

(5)权利人收益和竞争优势等内容。

第197条【鉴定】

197.1 涉及以下内容难以认定的可以协助公安机关委托鉴定机关进行鉴定:

(1)权利人主张的商业秘密是否不为公众所知悉;

(2)权利人的商业秘密信息与犯罪嫌疑人获取或使用的信息是否具有一致性;

(3)涉案商业秘密的价值;

(4)权利人的损失。

197.2 不应对以下法律问题进行鉴定:

197.2.1 是否构成商业秘密;

197.2.2 嫌疑人的行为是否构成侵犯商业秘密。

197.3 具有下列情形之一的,应申请鉴定人进行补充鉴定:

(1)发现可能影响鉴定结论的新材料的;

(2)原鉴定项目有遗漏的;

(3)原鉴定文书对鉴定要求答复不完备的。

第198条【申请保密和不公开审理】

198.1 商业秘密案件应当在报案、侦查、审查起诉、一审、二审、申诉各阶段提请司法机关对证据材料及其他材料保密;

198.2 在审理阶段应当提请法院不公开审理;

198.3 申请法院在判决书等法律文书中对商业秘密的内容予以省略,避免商业秘密的二次披露。

第三节作为刑事自诉人的代理人

第199条【自诉的特点】

刑事自诉有以下特点:

(1)相对于公诉案件具有较强的自主性;

(2)被告人可以反诉;

(3)自诉人可以与被告人和解、调解,可以撤回起诉;

第200条【自诉的适用】

以下侵犯商业秘密的刑事案件可以选择自诉方式:

(1)被害人有证据证明的轻微商业秘密刑事案件;

(2)被害人有证据证明被告人侵犯自己的商业秘密应当依法追究刑事责任,而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

第201条【自诉与公诉的转换】

在自诉过程中发现有以下情况的,应移送公安机关立案侦查转为公诉案件:

(1)侵犯商业秘密行为严重危害社会秩序和国家利益的;

(2)已有证据可以证明商业秘密存在侵权行为,而自诉人因客观原因无法自行收集的;

(3)被告人有可能被判处三年以上有期徒刑刑罚的。

第四节作为犯罪嫌疑人的辩护人、被告人的代理人

第202条【会见】

律师接受委托后,应尽快听取当事人的陈述和辩解,了解被害人主张的涉案商业秘密的内容、范围,了解当事人掌握的被控商业信息的内容、范围、来源、形成过程,以及该领域专家的情况。

第203条【查阅、摘抄、复制案件材料】

按照各阶段依法赋予的权利,了解案情,查阅、摘抄、复制与案件有关的文件材料。

第204条【申请调查收集证据】

律师应申请办案机关调查收集能够证明被告人无罪或者罪轻的证据材料。比如:不构成商业秘密的证据;当事人享有被控商业信息权利的证据;无侵权行为的证据;未达到定罪标准的基本证据等。

第205条【取得专家支持】

对于涉及专业性比较强的商业秘密,应当聘请该领域专家提供帮助,通过专家查找有利的证据,也可以聘请专家参与诉讼活动。

第206条【申请重新鉴定】

对鉴定报告有异议的,鉴定报告具有下列情形之一的,可以申请重新鉴定:

(1)鉴定人或鉴定机构不具备相关鉴定资质的;

(2)鉴定程序不符合法律规定的;

(3)鉴定结论与其他证据有矛盾的;

(4)鉴定依据有虚假,或者原鉴定方法有缺陷的;

(5)鉴定人应当回避没有回避;

(6)同一案件有多个不同鉴定结论的;

(7)有证据证明存在影响鉴定人准确鉴定因素的。

第207条【对鉴定报告的质证】

对鉴定报告可考虑从以下方面提出质证意见:

(1)鉴定人是否与本案存在利害关系;

(2)鉴定人或鉴定机构是否具备相应的鉴定资质;

(3)鉴定人是否受到外界的干扰和影响;

(4)鉴定所依据材料是否充分或客观;

(5)鉴定的设备、方法、过程是否符合技术标准和技术规范要求;

(6)鉴定的程序是否合法;

(7)鉴定结论是否与其它证据是否存在矛盾。

第208条【申请鉴定人出庭】

申请鉴定人出庭有利于律师充分了解鉴定报告中的专业问题和细节问题,从中找出质证的理由。

第209条【常用的抗辩理由】

常用的抗辩理由有以下几类:

(1)涉案信息不具备法定条件,不构成商业秘密;

(2)被害人对涉案信息无合法权利;

(3)涉案信息可以通过公开渠道无需付出一定的代价而容易获得;

(4)被告人是通过自行研究、或情报分析取得该信息的;

(5)被告人是通过反向工程取得该信息的;

(6)被告人使用的信息与被害人的秘密信息不相同或者不相似;

(7)被告人对使用的信息有合法的使用权;如合法购买、合法接受许可、善意获得。

(8)被害人明知被告人使用却一直默许或懈怠行使权利;

(9)被告人不知道该信息的来源是非法的,没有侵犯权利人商业秘密的过错;

(10)造成的损失没有达到定罪标准;

(11)在被告人是个人的情况下,可以根据具体情况以单位犯罪来抗辩;

(12)被害人向公安机关提供商业秘密信息内容前接触了被告人的商业秘密信息,而且无法证实在接触被告人的商业秘密前已经成为该商业秘密的合法权利人。

第210条【调解】

在刑事自诉案件中,可以寻求与自诉人在庭外和解或与自诉人达成调解协议。

第十章附 则

第211条【依据效力】

本操作指引根据2010年6月30日以前发布的法律、法规及司法解释规定,并结合司法实践和律师实务编写。律师办理具体业务还应当充分注意个案事实、各省市法规以及新颁布的法律、法规和司法解释处理。

第212条【指引效力】

本操作指引不具有强制性,仅供律师办理商业秘密法律业务时作为参考。

第213条【指引与指南适用】

本操作指引为概述性指导,具体操作细节请参见《律师办理商业秘密法律业务操作指南》(暂定名)一书。

第214条【共同创作】

本操作指引由中华全国律师协会知识产权专业委员会与北京市律师协会竞争与反垄断法律事务专业委员会共同创作完成。执笔人:张黎、张凤书、丹平原、李为、马东晓、卢祖宁(按照作品撰写顺序排名)。

第215条【通过】

本操作指引由中华全国律师协会第 次常务理事会审议通过。


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