创造性判断中采纳申请日后补交的实验数据的条件，是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载

作者：知识产权裁判文书网     来源：知识产权裁判文书网     发布时间：2018-01-13 20:48:22

案件要旨：

说明书的撰写应该达到所属技术领域的技术人员能够实施发明的程度。根据现有技术，本领域技术人员无法预测请求保护的技术方案能够实现所述用途、技术效果时，说明书应当清楚、完整地记载相应的实验数据，以使所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。凡是所属领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中予以表述。如果所属领域的技术人员根据现有技术不能预期该技术方案所声称的治疗效果时，说明书还应当给出足以证明所述技术方案能够产生所声称效果的实验数据。没有在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。申请日后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，公众看不到这些信息，如果这些实验数据也不是本申请的现有技术内容，在专利申请日之前并不能被所属领域技术人员所获知，则以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果，有违专利先申请制原则，也背离专利权以公开换保护的制度本质，在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是不公平的。当专利申请人或专利权人欲通过提交对比试验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，接受该数据的前提必须是针对在原申请文件中明确记载的技术效果。武田药品工业株式会社提供反证7欲证明吡格列酮与格列美脲的联合用药方案相对于单独用药方案以及其他联合用药方案均取得了意料不到的降血糖效果。但是，本专利说明书仅通过吡格列酮与伏格列波糖联用以及吡格列酮与优降糖联用的实验结果，证明胰岛素敏感性增强剂与胰岛素分泌增强剂联用相对于其中一类药物单独用药有更好的降血糖效果，并没有提及各种不同的药物联用方案之间效果的优劣。武田药品工业株式会社提交实验数据所要证明的技术效果是原始申请文件中未记载，也未证实的，不能以这样的实验数据作为评价专利创造性的依据。

相关法条：

《中华人民共和国专利法》 第22条： 

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

相应案例：

申请再审人(一审原告、二审上诉人)：武田药品工业株式会社。

被申请人(一审被告、二审被上诉人)：国家知识产权局专利复审委员会。

被申请人（原审第三人）：四川海思科制药有限公司。

被申请人（原审第三人）：重庆医药工业研究院有限责任公司。

申请再审人武田药品工业株式会社因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、四川海思科制药有限公司（以下简称海思科公司）、重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称重庆研究院）发明专利权行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2010）高行终字第566号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

武田药品工业株式会社申请再审称：1、武田药品工业株式会社在无效宣告程序中提交的反证7（即证据3）的真实性应当被认可。专利复审委员会以及一、二审法院以证据4和证据5在无效宣告请求审查阶段没有提交为由不予采纳，同时也没有认可反证7的真实性，存在错误，应当予以纠正。反证7包括两部分实验报告：第一份实验报告是证明吡格列酮与格列美脲联用具有意料不到的技术效果。该实验报告在本专利的审查过程中曾经提交给中华人民共和国国家知识产权局，并被接受和认可，专利权人在答复第三次审查意见通知书时所附的实验报告证据4可以证明。因此，第一份实验报告的真实性不容置疑。第二份实验报告是证明吡格列酮和格列美脲的联用与其它格列酮类化合物和格列美脲的联用相比，具有意料不到的技术效果。在本专利相应的第EP01203170.4号欧洲专利申请的审查过程中，曾将该实验报告提交给欧洲专利局，欧洲专利局接受和认可了这份实验报告和相应的意见陈述，肯定了专利申请的创造性，最终决定授予专利权。因此，第二部分实验报告的真实性也是不容置疑的。专利权人提交的本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案均不是新证据，它不仅包含反证7，也包含本专利申请在中国和欧洲审查过程中的全部必要文件，不仅能够证明反证7的真实性，也能够证明反证7在中国及欧洲专利审查过程曾经被提交的事实。2、发明相对于现有技术到底有没有效果，这是无法改变的客观事实，不能因为在提交专利申请时没有提交相应的证据就认为发明没有这个效果。专利权人在专利权被宣告无效后，可以在诉讼程序中提交相应的证据。反证7是用于证明技术效果的，该证据应当采纳。3、专利复审委员会以及一、二审判决认定权利要求1与证据6和公知常识相比不具备创造性错误。证据6充其量只是公开了磺酰脲与胰岛素敏感性增强剂联用可以用于治疗胰岛素非依赖性糖尿病中特定血糖范围的患者，没有公开权利要求1所要保护的吡格列酮或其药理学可接受的盐与磺酰脲的组合。本领域技术人员在阅读证据6后，不会预料到选取磺酰脲与吡格列酮联用的这一具体组合具有预料不到的技术效果。4、有证据证明存在选择曲格列酮而避免选择吡格列酮和环格列酮作为胰岛素敏感性增强剂的技术偏见。专利复审委员会以及一、二审判决没有认可技术偏见的理由在于证据8公开于本专利的优先权日之后，不能证明在本专利的优先权日时存在曲格列酮要优于吡格列酮的技术偏见。然而，尽管证据8在本专利的优先权日之后公开，但这恰恰证明了即使是在本专利的优先权日之后，还存在着曲格列酮要优于吡格列酮的技术偏见。也即说明在本专利的优先权日时该技术偏见更加根深蒂固。此外，第三人在无效宣告请求审查程序提交的证据8-15均不涉及对吡格列酮的研究，或者研究后没有发现有价值的成果因而没有发表出来。专利复审委员会以及一、二审法院因上述证据均不涉及对吡格列酮的研究，就认定不存在避免使用吡格列酮的技术偏见，逻辑错误。5、权利要求1的吡格列酮或其盐与磺酰脲的组合治疗方案与其他治疗方案相比有预料不到的技术效果。根据本专利说明书实验实施例2的记载，吡格列酮与作为磺酰脲的优降糖联用与他们单独使用相比，具有预料不到的协同作用。又根据反证7，吡格列酮与作为胰岛素分泌增强剂的格列美脲联用与他们单独使用相比，同样具有预料不到的协同作用。此外，仍根据反证7，通过比较可知，吡格列酮与格列美脲联用的治疗方案导致血糖浓度显著降低，与其他联合用药方案相比具有预料不到的技术效果。由此证明，仅仅在选择吡格列酮与磺酰脲联用时，才能够产生预料不到的技术效果。权利要求1与证据6和公知常识相比，具备创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。6、针对修改后的权利要求2，专利复审委员会依职权引入了当事人未提及的无效理由，宣告修改后的权利要求2无效，未给予武田药品工业株式会社陈述意见的机会，没有遵循听证原则。原审法院对此违法程序未予纠正，有所不当。独立权利要求1将胰岛素分泌增强剂限定为磺酰脲这一上位概念，从属权利要求2将磺酰脲进一步限定为20种具体的化合物，属于下位概念，专利复审委员会以及一、二审判决没有具体分析这些下位概念的化合物的创造性，仅仅以他们的上位概念没有创造性为由，认为这些下位概念也没有创造性，显然不合理。7、权利要求4是独立权利要求1的从属权利要求，在独立权利要求1具备创造性的基础上，其从属权利要求也具备创造性。从说明书的公开内容，本领域技术人员能够了解到吡格列酮与格列美脲联用具有协同作用。8、根据与独立权利要求1相同的原因，独立权利要求5、9也具备创造性。在此基础上，引用独立权利要求9的从属权利要求10也具备创造性。综上所述，武田药品工业株式会社请求本院撤销北京市高级人民法院作出的（2010）高行终字第566号行政判决，撤销专利复审委员会作出的第12712号无效宣告请求审查决定（以下简称第12712号无效决定）。

海思科公司以及重庆研究院提交答辩意见称：1、反证7是来自国外的实验报告的复印件，应当履行公证认证等手续，且应当提供原件。本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案是武田药品工业株式会社为证明反证7的真实性而在一审诉讼程序中提交的证据，针对无效宣告请求程序而言，其属于新证据。2、证据6存在磺酰脲类降糖药，胰岛素增敏剂合用的技术启示，而证据6又描述了胰岛素增敏剂包括吡格列酮等三种药物。本领域技术人员在此基础上将吡格列酮和磺酰脲类降糖药制备成药物组合物不需要付出创造性劳动。3、武田药品工业株式会社没有提供现有技术中存在技术偏见的充分证据。4、第12712号无效决定并没有违反听证原则。对权利要求2的修改没有改变该权利要求的整体内容，只是删除了20多项组分中的一个组分格列美脲。因此，无效请求人对修改后的权利要求2仍然坚持口头审理中的意见，没有提出新的意见。综上，第12712号无效决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，请求人民法院维持该决定。知识产权律师

一、二审法院审理查明：本案涉及专利名称为“用于治疗糖尿病的药物组合物”的发明专利，其申请日为1996年6月19日，优先权日为1995年6月20日，授权公告日为2005年7月27日、专利号为96111063.5，专利权人为武田药品工业株式会社。本专利授权公告的权利要求如下：

1、用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代射紊乱的药物组合物，其含有选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，和作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲。

2、按照权利要求1的药物组合物，其中所述磺酰脲选自甲糖宁、氯磺丙脲、甲磺氮卓脲、乙酰苯磺酰环己脲、4-氯-N-〔(1-吡咯烷胺)羧基〕苯磺酰胺或其铵盐、优降糖、甲磺吡脲、1-丁基-3-间氨基苯磺酰脲、磺胺丁脲、格列波脲、格列吡嗪、格列喹酮、唑磺卓脲、氨磺丁唑、格列丁唑、环己降糖、嘧啶降糖、氯磺卓脲、苯磺丁脲、甲磺环己脲和格列美脲。

3、按照权利要求1的药物组合物，其中所述胰岛素分泌增强剂是优降糖。

4、按照权利要求1的药物组合物，其中所述胰岛素分泌增强剂是格列美脲。

5、权利要求1的药物组合物在制备用于预防或治疗糖尿病的药物中的应用。

6、权利要求1的药物组合物在制备用于预防或治疗糖尿病综合症的药物中的应用。

7、权利要求1的药物组合物在制备用于预防或治疗糖代谢紊乱的药物中的应用。

8、权利要求1的药物组合物在制备用于预防或治疗脂质代谢紊乱的药物中的应用。

9、选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，与选自磺酰脲的胰岛素分泌增强剂联合在制备用于预防或治疗糖尿病的药物中的应用。

10、根据权利要求9的应用，其中所述胰岛素敏感性增强剂，与所述胰岛素分泌增强剂分别是单独配制的。

11、选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，与选自磺酰脲的胰岛素分泌增强剂联合在制备用于预防或治疗糖尿病综合症的药物中的应用。

12、根据权利要求11的应用，其中所述胰岛素敏感性增强剂，与所述胰岛素分泌增强剂分别是单独配制的。

13、选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，与选自磺酰脲的胰岛素分泌增强剂联合在制备用于预防或治疗糖代谢紊乱的药物中的应用。

14、根据权利要求13的应用，其中所述胰岛素敏感性增强剂，与所述胰岛素分泌增强剂分别是单独配制的。

15、选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，与选自磺酰脲的胰岛素分泌增强剂联合在制备用于预防或治疗脂质代谢紊乱的药物中的应用。

16、根据权利要求15的应用，其中所述胰岛素敏感性增强剂，与所述胰岛素分泌增强剂分别是单独配制的。

17、根据权利要求9、11、13或15的应用，其中所述磺酰脲选自甲糖宁、氯磺丙脲、甲磺氮卓脲、乙酰苯磺酰环己脲、4-氯-N-〔(1-吡咯烷胺)羧基〕苯磺酰胺或其铵盐、优降糖、甲磺吡脲、1-丁基-3-间氨基苯磺酰脲、磺胺丁脲、格列波脲、格列吡嗪、格列喹酮、唑磺卓脲、氨磺丁唑、格列吡唑、环己降糖、嘧啶降糖、氯磺卓脲、苯磺丁脲、甲磺环己脲和格列美脲。

18、按照权利要求9、11、13或15的应用，其中所述胰岛素分泌增强剂是优降糖。

19、按照权利要求9、11、13或15的应用，其中所述胰岛素分泌增强剂是格列美脲。

针对上述专利权，海思科公司、重庆研究院分别于2008年6月13日和2008年7月18日向专利复审委员会提出无效请求，其无效宣告理由和所提交的证据均相同，认为本专利权利要求1、2、4、5、9、10不符合专利法第二十二条第三款的规定，权利要求4不符合专利法第三十三条和第二十六条第四款的规定。其提交了如下证据：

证据1：“經口糖尿病藥—新藥と新しい治療フランー”，石田俊彥等，綜合臨床，第43卷第11期，1994年;

证据2：“Oncologic,Endocrine&Metabolic,Thiazolidinediones”，Randall W Whitcomb&Alan R Saltiel，Expert Opinion on Investigational Drugs，第4卷第12期，1995年；

证据3：包含论文“Improved metabolic control by addition of toglitazone to glibenclamide therapy in noninsulin dependent diabetics”的摘要的期刊;

证据4：“A pilot clinical trial of a new oral hypoglycemic agent,CS-045,in patents with non-insulin dependent diabetes mellitus”，Takeshi Kuzuya等人，Diabetes Research and Clinical Practice，第11卷，1991年；

证据5：“Clinicla profile of glimepiride”，Eberhard Draeger，Diabetes Research and Clinical Practice，第28卷增刊，1995年；

证据6：“Clinicla profile of the novel sulphonylurea glimepiride”，R.Robkamp等人，Diabetes Research and Clinical Practice，第31卷增刊，1996年；

证据7：“Stimulation of glucose utilization in3T3adipocytes and rat diaphragm in vitro by the sulphonylureas,glimepiride and glibenclamide,is correlated with modulations of the cAMP regulatory cascade”，Günter Müller等人，Biochemical Pharmacology，第48卷第5期，1994年；

证据8：“Relations between structure and biological activity of sulfonamides”，Thoma H.Maren等人，1976年；

证据9：本专利的优先权文件，申请号特平7-153500，申请日1995年6月20日。

2008年8月11日和9月11日，武田药品工业株式会社分别针对上述两个无效请求，提交了相同的意见陈述书和7份反证,其中反证7为实验数据（英文共3页，中文译文3页）。

2008年10月16日，专利复审委员会举行了口头审理，在口头审理当庭,专利权人提交了修改的权利要求书，其中所作修改为将授权公告中的权利要求2中格列美脲的并列技术方案删除。

专利复审委员会于2008年10月31日作出第12712号无效决定，其审查文本以2008年10月16日口头审理时武田药品工业株式会社提交的经修改的权利要求书和授权公告的说明书为基础。该无效决定确定的无效宣告请求的理由和范围为：权利要求4修改不符合专利法第三十三条的规定；权利要求4不符合专利法第二十六条第四款的规定；权利要求1、2、4、5、9、10相对于证据1与公知常识的结合不符合专利法第二十二条第三款的规定。该决定对证据1-9和反证1-6的真实性、合法性、关联性予以确认。对反证7的真实性不予采信。关于创造性，该无效决定认为：本专利权利要求1涉及用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代射紊乱的药物组合物，其含有选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂和作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲。证据1公开了如下技术内容：胰岛素非依赖型糖尿病(NIDDM)是胰岛素分泌不足和胰岛素抵抗性增加两方面引起的。如果进入糖尿病状态，根据病状，针对分泌不足和抵抗性的平衡性程度尝试多种不同的用药组合，其中包括空腹时血糖140mg/dl至199mg/dl时，单独给予磺脲剂、并用磺脲剂和胰岛素敏感性增强剂(又称胰岛素增敏剂或胰岛素抵抗性改善剂)、与a-糖苷酶抑制剂三者并用的疗法。其中对于胰岛素增敏剂，证据1第III部分列举了吡格列酮和曲格列酮，并且指出两种制剂具有相同的降血糖作用机制。证据1第IV部分指出，尽管糖吸收抑制剂和胰岛素敏感性增强剂等作为新型糖尿病药物而倍受关注，但是无论哪一种药物均因其血糖降低作用缓慢，与单独使用相比，与磺脲剂或胰岛素的并用效果更值得期待。该部分列举了作为胰岛素分泌刺激剂(或称为胰岛素分泌增强剂)的磺脲剂格列美脲和与磺脲剂完全不同的化合物AG-EE623ZW(NN-623)。本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的内容相比，区别仅在于权利要求1选择了具体的胰岛素敏感性增强剂即吡格列酮或其药理学可接受的盐，并将其与作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代谢紊乱。然而，如上所述，证据1已指出吡格列酮与曲格列酮具有相同的降血糖作用机制，可以用作胰岛素敏感性增强剂，而且证据1明确教导了胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂或胰岛素的并用效果更值得期待，在此教导下，选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备突出的实质性特点。并且从本专利说明书记载的内容也看不到这种选择相对于证据1取得了任何意料不到的技术效果。对于吡格列酮的药理学可接受的盐，本领域技术人员知晓其为吡格列酮在使用时的一种具体形式，与吡格列酮具有相同的药理活性。因此，使用吡格列酮的药理学可接受的盐的技术方案也是显而易见的，不具备突出的实质性特点。故权利要求1的技术方案相对于证据1公开的内容不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

第12712号无效决定认为，虽然证据1未记载权利要求1所述组合具有更好的效果，但证据1给出了权利要求1所述组合可用于治疗糖尿病的启示。证据2、3、5、6公开于本专利的优先权日之后，在评价本专利的创造性时不能作为现有技术使用；证据4、7和8不涉及吡格列酮的研究，其并不能表明吡格列酮不能用作胰岛素增敏剂。因此，证据2-8不能证明本领域存在吡格列酮不能用作人类药物的技术偏见。证据4并不能表明曲格列酮与磺酰脲联用对处于任何糖尿病状态的所有糖尿病患者均没有协同作用。正如证据1所表明的，针对处于不同糖尿病状态的糖尿病患者个体应尝试不同的治疗方案，这种情况下，曲格列酮与磺酰脲联用对于一些患者能够显示出协同效果，而对于另一些患者不能显示出协同效果，例如证据4中文译文第151页表2表明，曲格列酮与其它口服降血糖药(OHA)联用与单独服用曲格列酮的治疗方案在显著改善的比例上存在明显差异，分别为20.0％和11.1％。因此，证据4不能证明本专利权利要求1的技术方案取得了预料不到的技术效果。由于无法确认反证7的真实性，因此不能以反证7来证明本专利权利要求1的技术方案取得了预料不到的技术效果。

权利要求2具体限定了权利要求1中所述的磺酰脲，但本领域技术人员已知其中所列举的具体化合物均为磺酰脲，在证据1给出了磺酰脲可作为降糖药与胰岛素敏感性增强剂并用以治疗糖尿病的情况下，权利要求2的技术方案相对于证据1公开的内容仍然是显而易见的，况且从本专利说明书记载的内容来看，具体选择所述磺脲类胰岛素分泌增强剂并不能使权利要求2的技术方案相对于证据1取得任何意料不到的技术效果。因此，权利要求2中所包含的技术方案相对于证据1仍然不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

权利要求4具体限定权利要求1中所述的磺酰脲为格列美脲，如前所述，证据1明确指出格列美脲可作为胰岛素分泌刺激剂用于糖尿病的治疗，且由本专利说明书可知，具体选择格列美脲并不能为权利要求4的技术方案带来任何意料不到的技术效果，因此，在权利要求1不具备创造性的前提下，权利要求4的技术方案相对于证据1仍不具备创造性。

权利要求5涉及权利要求1的药物组合物在制备用于预防或治疗糖尿病的药物中的应用，其与证据1的区别仅在于其选择了具体的胰岛素敏感性增强剂即吡格列酮或其药理学可接受的盐，并用与磺酰脲一起制成的药物组合物制备预防或治疗糖尿病的药物。由于权利要求1用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代射紊乱的药物组合物相对于证据1不具备创造性，因而用权利要求1的药物组合物制备预防或治疗糖尿病的药物是显而易见的，相对于证据1没有取得任何显著的进步。因此，权利要求5不符合专利法第二十二条第三款的规定。

权利要求9涉及选自吡格列酮或其药理学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，与选自磺酰脲的胰岛素分泌增强剂联合在制备用于预防或治疗糖尿病的药物中的应用。其与证据1的区别仅在于其选择了具体的胰岛素敏感性增强剂即吡格列酮或其药理学可接受的盐，并将其与磺酰脲联合制备用于预防或治疗糖尿病的药物。由于证据1已指出吡格列酮与曲格列酮具有相同的降血糖作用机制，可以用作胰岛素敏感性增强剂，而且证据1明确教导了胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂或胰岛素的并用效果更值得期待，在此教导和启示下，选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂联合用于制备预防或治疗糖尿病的药物对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著的进步，并且从本专利说明书记载的内容也看不到这种选择相对于证据1取得了任何意料不到的技术效果。对于吡格列酮的药理学可接受的盐，本领域技术人员知晓其为吡格列酮在使用时的一种具体形式，与吡格列酮具有相同的药理活性。因此，使用吡格列酮的药理学可接受的盐的技术方案也是显而易见的，不具备突出的实质性特点。权利要求9的技术方案相对于证据1公开的内容不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

权利要求10具体限定权利要求9中所述的胰岛素敏感性增强剂和胰岛素分泌增强剂分别是单独配制的，而本领域技术人员公知所谓“联合”用药即为将联用药物制成药物组合物使用或者分别单独配制使用。证据1中的“并用”即包含这两种联用方式，选择其中一种方式并不具备突出的实质性特点，而且将胰岛素敏感性增强剂和胰岛素分泌增强剂分别单独配制使用也没有取得任何预料不到的技术效果。因此，在权利要求9不具备创造性的基础上，权利要求10不具备创造性。综上所述，第12712号无效决定宣告本专利权利要求1、2、4、5、9和10无效，以权利要求3、6－8、11－19为基础维持本专利权有效。

武田药品工业株式会社不服上述无效决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼称：1、武田药品工业株式会社在无效宣告程序中提交的反证7是用于评价本专利创造性的关键证据。结合在一审诉讼程序中提交的证据4、5，反证7的真实性应予认可。2、专利复审委员会对于现有技术中不存在曲格列酮优于吡格列酮的技术偏见的认定有误。3、专利复审委员会依职权引入无效请求人未提及的无效理由，对修改后的权利要求2宣告无效，违反听证原则。4、权利要求4是独立权利要求1的从属权利要求，在独立权利要求1具备创造性的基础上，其从属权利要求也具备创造性。根据与独立权利要求1相同的原因，独立权利要求5、9也具备创造性。在此基础上，引用独立权利要求9的从属权利要求10也具备创造性。综上，请求人民法院撤销第12712号无效决定。

在一审程序中，武田药品工业株式会社提交了7份证据，其中包括国家知识产权局在本专利实质审查过程中发出的第三次审查意见通知书，武田药品工业株式会社于2004年8月18日提交的意见陈述书及其附件，以及与本专利对应的欧洲专利申请（EP01203170.4）审查过程中的部分文件的公证认证及中文译文。

专利复审委员会答辩认为：1、无法确认反证7的真实性，武田药品工业株式会社提交的本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案亦不能证明反证7的真实性；2、证据2、3、5、6不是公开于本专利申请日（优先权日）之前的现有技术，不能用作现有技术评价本专利的创造性，证据4、7、8不涉及吡格列酮的研究并不代表吡格列酮不能用作胰岛素增敏剂，证据2-8不能证明现有技术存在避免使用吡格列酮的技术偏见。3、第三人在无效宣告请求书中已明确其要求宣告权利要求2无效，在无效宣告请求审查程序中给予了原告和第三人充分陈述意见的机会，第12712号无效决定没有违背听证原则。请求一审法院维持第12712号无效决定。

海思科公司以及重庆研究所同意专利复审委员会的意见，提交了发表在《糖尿病》上的文章作为证据，用以证明武田药品工业株式会社所提的技术偏见的理由不能成立。

北京市第一中级人民法院一审审理认为：1、反证7是武田药品工业株式会社提交的对比试验数据，海思科公司以及重庆研究院对其真实性不予认可，由于反证7记载的内容没有显示其实验结果由哪一机构或个人作出，武田药品工业株式会社在无效宣告请求审查程序中也没有提供证据证实反证7的真实性，故专利复审委员会对反证7的真实性不予认可正确。2、关于创造性：本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的内容相比，区别仅在于权利要求1选择了具体的胰岛素敏感性增强剂即吡格列酮或其药理学可接受的盐，并将其与作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代谢紊乱。然而，证据1已指出吡格列酮与曲格列酮具有相同的降血糖作用机制，可以用作胰岛素敏感性增强剂，而且证据1明确教导了胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂或胰岛素的并用效果更值得期待，在此教导下，选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备突出的实质性特点。并且从本专利说明书记载的内容也看不到这种选择相对于证据1取得了任何意料不到的技术效果。对于吡格列酮的药理学可接受的盐，本领域技术人员知晓其为吡格列酮在使用时的一种具体形式，与吡格列酮具有相同的药理活性。因此，使用吡格列酮的药理学可接受的盐的技术方案也是显而易见的，不具备突出的实质性特点。故权利要求1的技术方案相对于证据1公开的内容不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。虽然证据1未记载权利要求1所述组合具有更好的效果，但证据1给出了权利要求1所述组合可用于治疗糖尿病的启示。证据2、3、5、6公开于本专利的优先权日之后，在评价本专利的创造性时不能作为现有技术使用；证据4、7和8不涉及吡格列酮的研究，其并不能表明吡格列酮不能用作胰岛素增敏剂。因此，证据2-8不能证明本领域存在吡格列酮不能用作人类药物的技术偏见。证据4并不能表明曲格列酮与磺酰脲联用对处于任何糖尿病状态的所有糖尿病患者均没有协同作用。正如证据1所表明的，针对处于不同糖尿病状态的糖尿病患者个体应尝试不同的治疗方案，这种情况下，曲格列酮与磺酰脲联用对于一些患者能够显示出协同效果，而对于另一些患者不能显示出协同效果，因此，证据4不能证明本专利权利要求1的技术方案取得了预料不到的技术效果。由于无法确认反证7的真实性，因此不能以反证7来证明本专利权利要求1的技术方案取得了预料不到的技术效果。在独立权利要求1不具备创造性的基础上，同意专利复审委员会关于权利要求4、5、9、10也不具备创造性的认定理由。3、在无效宣告请求审查程序中，专利复审委员会给予了武田药品工业株式会社和无效请求人充分的陈述意见的机会，并未违反听证原则。权利要求2具体限定了权利要求1中所述的磺酰脲，但本领域技术人员已知其中所列举的具体化合物均为磺酰脲，在证据1给出了磺酰脲可作为降糖药与胰岛素敏感性增强剂并用以治疗糖尿病的情况下，权利要求2的技术方案相对于证据1公开的内容仍然是显而易见的，况且从本专利说明书记载的内容来看，具体选择所述磺酰脲类胰岛素分泌增强剂并不能使权利要求2的技术方案相对于证据1取得任何意料不到的技术效果，因此，权利要求2中所包含的技术方案相对于证据1仍然不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，北京市第一中级人民法院于2009年12月18日作出（2009）一中行初字第1371号行政判决：维持专利复审委员会第12712号无效决定。一审案件受理费100元，由武田药品工业株式会社负担。

武田药品工业株式会社不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审审理认为：专利复审委员会对于反证7不予认可是正确的。专利复审委员会认定本专利权利要求1不具备突出的实质性特点正确。基于本专利独立权利要求1不具备创造性，专利复审委员会关于本专利权利要求4、5、9、10也不具备创造性的认定正确，所作第12712号无效决定合法，并未违反行政程序。一审判决维持正确，武田药品工业株式会社的上诉理由缺乏事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决驳回上诉，维持一审判决。二审案件受理费100元，由武田药品工业株式会社负担。

一、二审法院审理查明的事实属实，本院予以确认。

本院审查认为：本案争议的焦点问题在于，第12712号无效决定对反证7不予采信是否错误；本专利权利要求1、2、4、5、9和10相对于证据1是否具有创造性；第12712号无效决定对权利要求2的评价是否符合听证原则。

1.第12712号无效决定对反证7不予采信是否错误

本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案是武田药品工业株式会社在一审诉讼程序中针对反证7而提交的补强性证据，用于进一步证明在无效行政程序中已经提交的反证7的真实性，对本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案的证据，应当予以采纳。本案反证7涉及的两份对比试验材料记载了试验目的、所采用的试验方案和试验手段、试验设备，介绍了具体实验过程并给出了明确的实验结果，是武田药品工业株式会社单方提交，欲证明吡格列酮与格列美脲联用与它们单独使用相比，具有预料不到的协同作用；吡格列酮和格列美脲联用的治疗方案与环格列酮和格列美脲联用、曲格列酮和格列美脲联用、以及曲格列酮和优降糖联用的治疗方案相比具有预料不到的技术效果。根据查明的事实，在国家知识产权局发出的第三次审查意见通知书中，审查员指出权利要求1中的“磺酰脲”概括了较大的范围，从而导致该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。针对这一意见，武田药品工业株式会社不仅提交了所述的反证7的第一组实验数据以证明吡格列酮与磺酰脲相比具有意想不到的技术效果，而且提交了附件证明磺酰脲是一类结构相似的化合物，并结合说明书的内容陈述了意见。国家知识产权局随后作出了授权决定，并无证据证明审查员是因为接受了反证7的试验数据而作出了授权决定。从武田药品工业株式会社提交文件的内容来看，无证据证明涉案专利的同族专利的申请过程中，欧洲专利局接受和认可了反证7中第二组实验数据和相应的意见陈述。况且，根据专利制度的地域性原则，国家知识产权局按照中国专利法、专利法实施细则以及专利审查指南的相关规定对专利申请进行审查，他国的专利审查实践对我国没有约束力。由于反证7存在于本专利审查档案和欧洲同族专利审查档案的事实仅能证明本专利在授予专利权的实质审查阶段，武田药品工业株式会社曾提交过上述材料，而由于反证7并非实验记录的原件，没有出处，其内容也没有显示是由哪一机构或个人作出的实验，也没有任何公证手续，且海思科公司以及重庆研究院对其真实性不予认可，一、二审法院对反证7未予采信，并无不当。

专利申请人在申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容，是国务院专利行政部门审查专利的基础和申请人对申请文件进行修改的依据，亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。化学领域属于实验性科学领域，影响发明结果的因素是多方面、相互交叉且错综复杂的。说明书的撰写应该达到所属技术领域的技术人员能够实施发明的程度。根据现有技术，本领域技术人员无法预测请求保护的技术方案能够实现所述用途、技术效果时，说明书应当清楚、完整地记载相应的实验数据，以使所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。凡是所属领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中予以表述。如果所属领域的技术人员根据现有技术不能预期该技术方案所声称的治疗效果时，说明书还应当给出足以证明所述技术方案能够产生所声称效果的实验数据。没有在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。申请日后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，公众看不到这些信息，如果这些实验数据也不是本申请的现有技术内容，在专利申请日之前并不能被所属领域技术人员所获知，则以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果，有违专利先申请制原则，也背离专利权以公开换保护的制度本质，在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是不公平的。当专利申请人或专利权人欲通过提交对比试验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，接受该数据的前提必须是针对在原申请文件中明确记载的技术效果。武田药品工业株式会社提供反证7欲证明吡格列酮与格列美脲的联合用药方案相对于单独用药方案以及其他联合用药方案均取得了意料不到的降血糖效果。但是，本专利说明书仅通过吡格列酮与伏格列波糖联用以及吡格列酮与优降糖联用的实验结果，证明胰岛素敏感性增强剂与胰岛素分泌增强剂联用相对于其中一类药物单独用药有更好的降血糖效果，并没有提及各种不同的药物联用方案之间效果的优劣。武田药品工业株式会社提交实验数据所要证明的技术效果是原始申请文件中未记载，也未证实的，不能以这样的实验数据作为评价专利创造性的依据。武田药品工业株式会社关于其在申请日后补交的实验证据是在证明客观存在的技术效果，该类证据应当予以采纳的申请再审理由，本院不予支持。

2.权利要求1、2、4、5、9和10相对于证据1是否具有创造性

根据证据1公开的技术内容，本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的内容相比，区别仅在于权利要求1选择了具体的胰岛素敏感性增强剂即吡格列酮或其药理学可接受的盐，并将其与作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合症、糖代谢紊乱或脂质代谢紊乱。由于证据1已指出吡格列酮与曲格列酮具有相同的降血糖作用机制，可以用作胰岛素敏感性增强剂，而且明确教导了胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂或胰岛素并用的技术方案更值得期待。在证据1的技术启示下，本领域技术人员会在其公开的有限的胰岛素敏感性增强剂（吡格列酮和曲格列酮）中进行选择，并进行药物联用试验，而一旦做出选择，根据两种药物各自的作用机理以及通过常规的试验，取得比二者单独使用更好的技术效果也是本领域技术人员可以预料到的。因此，选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂与磺脲剂一起制成药物组合物用于预防或治疗糖尿病对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备突出的实质性特点。对于吡格列酮的药理学可接受的盐，本领域技术人员知晓其为吡格列酮在使用时的一种具体形式，与吡格列酮具有相同的药理活性。因此，使用吡格列酮的药理学可接受的盐的技术方案也是显而易见的，不具备突出的实质性特点，不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。在认定独立权利要求1相对于证据1不具备创造性的基础上，对武田药品工业株式会社关于权利要求2、4、5、9和10相对于证据1具备创造性的申请再审理由，本院亦不予支持。

武田药品工业株式会社申请再审还主张有证据证明存在选择曲格列酮而避免选择吡格列酮和环格列酮作为胰岛素敏感性增强剂的技术偏见。技术偏见是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。海思科公司和重庆研究院在无效宣告请求审查程序中提交的证据2、3、5、6公开于本专利的优先权日之后，在评价本专利的创造性时不能作为现有技术使用。即便考虑证据2、3、5、6的技术内容，其中也没有公开本领域认定曲格列酮优于吡格列酮因而在糖尿病的治疗中倾向于不选择吡格列酮的技术内容。况且，科学技术总是处在不断的发展变化之中，有时还会出现曲折反复，优先权日之后的技术状况不必然与之前的技术状况一致，仅仅因为一些文献中没有选择吡格列酮作为胰岛素敏感性增强剂而选择了其他类型的胰岛素敏感性增强剂，并不能说明吡格列酮具有副作用从而不适于作为人类药物。此外，证据4、7和8不涉及吡格列酮的研究，并不能表明吡格列酮不能用作胰岛素敏感性增敏剂，不代表现有技术中没有对吡格列酮进行研究。以上内容远不能形成吡格列酮不适用于人类药物的普遍认识，也不可能阻碍人们对相关技术领域的研究和开发。武田药品工业株式会社主张本专利由于克服了本领域的技术偏见而具备创造性的理由，不能成立。

3.第12712号无效决定对权利要求2的评价是否符合听证原则

海思科公司和重庆研究院在无效宣告请求书中，明确表明了请求宣告本专利权利要求2无效，而不仅仅宣告权利要求2中包含的涉及格列美脲的一个技术方案无效，并不存在专利复审委员会依职权引入新理由的问题；且根据口头审理记录表，专利复审委员会已经给予各方当事人充分陈述意见的机会，武田药品工业株式会社关于第12712号无效决定违反听证原则的申请再审理由，本院不予支持。

综上所述，一、二审法院的判决认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序。申请再审人武田药品工业株式会社的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件，依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：

驳回武田药品工业株式会社的再审申请。

案件来源：

最高人民法院行政裁定书（2012）知行字第41号

参考书目：

《人民法院知识产权案例裁判要旨通纂》，北京大学出版社，2016年9月第1版，主编：吴汉东 宋晓明